PROCESO 83-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 83-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: VIRUGINEX (denominativa).

Actor: sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.

Proceso interno Nº 2008-00301.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 135 literales a) y b) y 136 literales a) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2008-00301;

El auto de 25 de octubre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS Y COPIDROGAS.

2. Hechos.

   1. El 29 de diciembre de 2006, la sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS Y COPIDROGAS solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo VIRUGINEX (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 573 de 28 de febrero de 2007. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. sobre la base de su marca VIREX (denominativa) registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional.

   3. Por Resolución Nº 35856 de 30 de octubre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo VIRUGINEX (denominativo). Contra dicha Resolución la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 42923 de 19 de diciembre de 2007, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 7447 de 7 de marzo de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 35856. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se han violado los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

   2. Se ha violado el mencionado artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “La expresión VIRUGINEX carece totalmente de fuerza individualizadora y por ende de los elementos esenciales para que pueda jurídica y válidamente ser aceptada como marca”.

   3. “La expresión VIRUGINEX reproduce la parte fundamental de la marca de mi representada VIREX, pues tienen consonantes coincidentes (V-R-X) en la misma secuencia, donde la única diferencia entre las dos está dada por la existencia de las letras UGIN en el intermedio de la expresión atacada lo que no genera diferencia alguna y no es capaz de dotar al signo de la distintividad requerida” por lo que la distribución de las letras en vez de producir una pauta diferenciadora, lo que hace es generar un impacto visual idéntico. Agrega que los signos también tienen secuencias de vocales similares lo que produciría una similitud adicional.

   4. Los signos en conflicto distinguen productos pertenecientes a la misma Clase 5, lo que va a generar una mayor posibilidad de confusión entre el público consumidor, por lo que su análisis de registrabilidad debería ser más riguroso,

   5. Entre los signos en conflicto existe confusión desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético y conceptual.

   6. Se violó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 ya que “podemos afirmar que la marca VIRUGINEX es violatoria del derecho de exclusiva que le asiste a un tercero, por ser en extremo semejantes, lo cual encuentra su agravante en el hecho de que ambas marcas amparan productos de la CLASE 5 de la Clasificación Internacional, la cual requiere de especial atención, y por ello no goza de la distintividad suficiente para acceder al registro, pues no tiene capacidad para individualizar los productos que ampara y por ello está incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   En el expediente se encuentra una contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en la cual se puede observar que la primera página, evidentemente, corresponde a la contestación a la demanda sobre el registro del signo VIRUGINEX (denominativo), objeto del presente proceso. Sin embargo, en la segunda página los hechos varían y a partir de la tercera página se evidencia que la contestación a la demanda no condice con el proceso de la referencia, pues los fundamentos de derecho de la defensa se basan en las marcas ROSEMOUNT y PENFOLDS, no cuestionadas en el presente proceso. Por lo tanto, el Tribunal no se referirá a la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Tercero interesado.

   La sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS tercero interesado en el proceso, contestó la demanda, esgrimiendo los siguientes argumentos:

   1. No se ha violado el artículo 134 de la Decisión 486, ya que “la marca nominativa VIRUGINEX, contiene elementos suficientes para distinguirla radicalmente de la de propiedad de la actora VIREX, si tenemos en cuenta que VIRUGINEX, cuyo registro fue otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio posee desde el punto de vista meramente fonético conjunciones de sílabas que hacen diferente su pronunciación y sonido final”.

   2. El signo “VIRUGINEX (nominativo) posee distintividad propia, adicionalmente y conforme lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 no habría una similitud tal que pueda causar riesgo de confusión (…)” por lo tanto “sí es apta para distinguir productos de la clase 5 (…)”.

   3. Entre los signos en conflicto no existe similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de causar confusión en el público consumidor.

   4. En el caso concreto existen y coexisten en el “mercado diversos productos registrados en la clase cinco, que utilizan en su denominación marcaria la partícula o prefijo EXNEX-VI-VIR, cuya raíz etimológica corresponde a la sustancia genérica de origen, con lo cual jamás se podría causar confusión en el público general, por el contrario es lógico y normal en el mercado farmacéutico el utilizar como parte del nombre comercial la partícula del genérico, con el fin de que sea distinguido en el mercado para su aplicación (…)”.

   5. Por lo tanto, “las marcas registradas con la raíz VI-EX correspondiente a la sustancia activa y genérica componente, en la clase 5, no (sic) susceptible de apropiación, mantienen suficientes elementos diferenciadores como para que puedan coexistir en la clase. Ante todo, desde el punto de vista gráfico, cabe observar: a) la presencia de la partícula EX, en la marca de la actora, cambia diametralmente el contexto fonético de ésta”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 135 literales a) y b) y 136 literales a) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un...