PROCESO 80-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 80-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del literal a) del artículo 135 de la misma Decisión 486.

Marca: EXTRA MALTA (mixta).

Actor: sociedad CERVECERÍA UNIÓN S.A. CERVUNION ITAGUI.

Proceso interno Nº 2007-00206.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 135 literales b), c), d), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2007-00206;

El auto de 24 de octubre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad CERVECERÍA UNIÓN S.A. CERVUNION ITAGUI.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad PHARMA YIREH S.A.

2. Hechos.

   1. El 18 de mayo de 2004, la sociedad PHARMA YIREH S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo EXTRA MALTA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 543 de 1 de junio de 2004. Contra dicha solicitud, la sociedad CERVECERÍA UNIÓN S.A. CERVUNION ITAGUI presentó oposición argumentando que el signo solicitado describe directamente las características y cualidades del producto.

   3. Por Resolución Nº 3410 de 22 de febrero de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y, en consecuencia, concedió el registro del signo EXTRA MALTA (mixto) a favor de la sociedad PHARMA YIREH S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Contra dicha Resolución la sociedad CERVECERÍA UNIÓN S.A. CERVUNION ITAGUI interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 12591 de 27 de mayo de 2005, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 2297 de 31 de enero de 2007, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución Nº 3410. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad CERVECERÍA UNIÓN S.A. CERVUNION ITAGUI, en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violaron los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 en virtud a que el signo solicitado no es registrable ya que “carece de la distintividad requerida para identificar los productos respectivos (…)”, razón por la cual también se violó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

   3. Se violó el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, en virtud a que “el signo EXTRA MALTA (mixto) es descriptivo y carece de distintividad para identificar los productos comprendidos dentro de la clase 30 internacional, por contener exclusivamente elementos descriptivos que no le aportan al mismo la capacidad o aptitud para diferenciar los productos respectivos (…). Asimismo se convierte en un signo débil por cuanto incluye unas expresiones de uso común como son EXTRA y MALTA y se refiere a una cualidad del producto respectivo, por lo tanto resulta débil frente a otros signos que también incluyen uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva”.

   4. Dentro del signo EXTRA MALTA (mixto) “la palabra EXTRA se refiere de manera directa y expresa a una característica o cualidad de los productos de la clase 30 internacional que la marca pretende ampara (sic), mientras que la expresión MALTA es indicativa de un producto en particular, no solamente utilizado en la elaboración de las cervezas sino que podría eventualmente usarse en la composición de algunos de los productos comprendidos en la clase 30 internacional como los cereales, pasteles, panes, etc.”.

   5. Por lo tanto, el signo solicitado “consiste exclusivamente en la indicación de una de las características o cualidades de los productos de la clase 30 que busca amparar”.

   6. Al concederse el registro del signo solicitado “a favor de un solo empresario se está confiriendo a su titular el derecho exclusivo sobre las palabras EXTRA y MALTA, ambos de uso común dentro de la lengua española y aplicables directa y especialmente no sólo respecto de los productos de la clase 30 internacional, sino adicionalmente respecto de los productos estrechamente relacionados como son aquellos comprendidos en las clases 31 y 32 internacionales”. Por lo que, “la marca EXTRA MALTA (MIXTA) carece totalmente de fuerza distintiva (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. La marca EXTRA MALTA (mixta) “goza de la suficiente distintividad y no tiene las características de un signo descriptivo, por lo cual, dicha expresión se hace registrable habida cuenta que no se dan los presupuestos legales establecidos en el artículo 135 literal (sic) d), e) y f) de la Decisión 486 (…)”. Afirma lo expuesto manifestando que la marca EXTRA MALTA (mixta) “además de reunir los requisitos marcarios establecidos, es evidente que, NO se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el...