PROCESO 78-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 78-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 134 literal a), 136 literal b), y 190 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literal a), 191, 192 y 193 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00151. Actor: OTS LOGISTICS GROUP LTD. Marca: VANGUARD (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de octubre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: OTS LOGISTICS GROUP LTD.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A. VANDECARGA.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad OTS LOGISTICS GROUP LTD., solicitó el 30 de enero de 2007 el registro como marca del signo denominativo VANGUARD, para amparar los siguientes servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza: “Consolidación y distribución de mercancías”.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 577 de 29 junio de 2007, la sociedad VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A., presentó oposición con base en los siguientes signos distintivos:

         • Nombre Comercial mixto VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A. VANDECARGA, para amparar servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca denominativa VANDECARGA, registrada en Colombia bajo el certificado 256913, para amparar servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca mixta VANDECARGA, registrada en Colombia bajo el certificado 295561, para amparar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 22945 de 27 de junio de 2008, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro del signo solicitado.

      4. La sociedad VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 29576 de 20 de agosto de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo. Concedió el recurso de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 45061 de 31 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación revocando el acto impugnado, declarando fundada la oposición y negando el registro solicitado.

      7. La sociedad OTS LOGISTICS GROUP LTD, presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

      8. El Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que el signo solicitado para registro no es confundible con el nombre comercial VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA VANDECARGA. Existen diferencias fonéticas, gráficas e ideológicas.

      2. Agrega, que en el uso que se le da al nombre comercial mencionado el elemento preponderante es VANDECARGA. Los otros son secundarios. El uso real y efectivo es lo que marca la protección del nombre comercial. El signo VANDECARGA es el que distingue la actividad comercial.

      3. Sostiene, que los signos en conflicto no debieron analizarse de manera fraccionada.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Argumenta, que el signo solicitado para registro y el nombre comercial opositor son confundibles entre sí.

         • Manifiesta, que las palabras TRANSPORTADORA DE CARGA S.A., son tan sólo explicativas dentro del conjunto marcario.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         En los documentos remitidos por el Consejo de Estado no se encuentra la contestación de la demanda por parte de la sociedad VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A VANDECARGA; tampoco se hace referencia a dicha contestación en el informe de la Corte consultante.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La Corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 136, literal b), 154 y 190 de la Decisión 486.

   No se interpretará el artículo 154 ya que no es pertinente para resolver el asunto bajo examen. Se interpretarán los demás, restringiendo la interpretación del artículo 134 al literal a).

   De oficio, el Tribunal interpretará las siguientes normas: artículos 136, literal a), 191, 192 y 193 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 190

Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

(…)

Artículo 191

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

(…).

Artículo 192

El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

Artículo 193

Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en...