PROCESO 119-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 119-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC.

Marca: “PESTPATROL” (denominativa).

Expediente Interno N° 2006-00185.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de quince (15) de noviembre de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad BMC SOFTWARE, INC.

2. Actos demandados

   La sociedad COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 25237 de 30 de septiembre de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “PESTPATROL” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC.

   - Resolución No. 35896 de 29 de diciembre de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 2913 de 10 de febrero de 2006, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 25237 de 30 de septiembre de 2005.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 7 de febrero de 2005, la sociedad COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. solicitó el registro del signo “PESTPATROL” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 31 de marzo de 2005, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 550. No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

      - El 30 de septiembre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 25237, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “PESTPATROL” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. La Superintendencia fundamentó su decisión en el registro previo de la marca “PATROL” (denominativa) a nombre de la sociedad BMC SOFTWARE, INC.

      - La sociedad COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

      - El 29 de diciembre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 35896, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 10 de febrero de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 2913, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 25237 de 30 de septiembre de 2005, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) La marca PESTPATROL es evocativa y corresponde a la combinación caprichosa del vocablo PEST, que evoca el concepto de peste o plaga, y PATROL que evoca el concepto de patrulla en castellano, con un significado conceptual claro que refiere a la vigilancia de pestes o plagas que puedan presentarse en un sistema de información. Bajo este concepto, la marca identifica en el mercado un producto de software ofrecido por mi representada, Computer Associates, dirigido a prevenir la entrada de programas espía (pestes/plagas) en un sistema de información”.

      - “La marca PATROL, corresponde a una marca débil, en tanto coexiste en el registro y en el mercado con múltiples marcas que contienen el término PATROL, y por tal razón no se puede pretender que dicho término no se use como elemento de otra marca, si esta nueva marca en su conjunto resulta suficientemente distintiva”.

      - “(…) la marca PESTPATROL resulta lo suficientemente distintiva para ser objeto de registro, en tanto combina de forma caprichosa el término PATROL, que se demuestra comúnmente utilizado en el mercado de software, con el término PEST, sin que pueda en forma alguna desmembrarse dicho conjunto marcario”.

      - “(…) existen hechos que corresponden a la realidad del mercado y que demuestran cómo las dos compañías dedicadas al mercado del software, Computer Associates Think, Inc. y BMC Software, Inc., han desarrollado su actividad, bajo sus respectivas marcas PESTPATROL y PATROL, sin que hasta la fecha se hubiese presentado confusión entre el público consumidor”.

      - “Además de la coexistencia en el mercado, las marcas coexisten en el Registro de múltiples jurisdicciones en el mundo (…)”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) es evidente que ‘PESTPATROL’, si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘PESTPATROL’ (solicitada) y ‘PATROL’ registrada resulta indudable que presentan similitudes en los aspectos ortográfico y fonético capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

      - “(…) en relación con la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas vale decir que las mismas, son independientes habida cuenta de sus circunstancias fácticas y especiales”.

      - “(…) respecto de la presunta coexistencia de las marcas en debate a los que alude la parte demandante, debe señalarse que ello no impide el pleno ejercicio de la facultad de la oficina nacional competente (Superintendencia de Industria y Comercio) es determinar la registrabilidad o irregistrabilidad en cada caso particular, del signo solicitado, con el fin de proceder a su negación o concesión (…)”

   4. Tercero Interesado

      De acuerdo al informe presentado por la consultante, la sociedad BMC SOFTWARE, INC., considerada tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 15 de noviembre de 2011.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “PESTPATROL” (denominativo), fue presentada el 7 de febrero de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 150 (Examen de registrabilidad de oficio) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que resulta pertinente para la resolución del presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE...