PROCESO 091-IP-2011

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 091-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 145, 146, 150 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: APAMATE (mixta).

Actor: sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS DEL REY S.A.

Proceso interno Nº 2006-00053.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2006-00053;

El auto de 24 de octubre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

  1. Partes en el proceso interno.

    Demandante: sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

    Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

    Tercero interesado: sociedad CHOCOLATES EL REY C.A.

  2. Hechos.

    1. El 30 de noviembre de 2004, la sociedad CHOCOLATES EL REY C.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo APAMATE (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente cacao y sus derivados.

    2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 553 de 30 de junio de 2005. Contra dicha solicitud, no se presentaron oposiciones.

    3. Por Resolución Nº 20887 de 29 de agosto de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió conceder el registro del signo APAMATE (mixto) a favor de la sociedad CHOCOLATES EL REY C.A. para distinguir CACAO Y SUS DERIVADOS, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

    4. La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

  3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

    La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

    1. Con la emisión de la Resolución impugnada se violaron los artículos 135 literales a) y b), 136 literal a), 146 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    2. En los hechos de la demanda manifiesta que “En la solicitud de registro se indicó expresamente que ‘las expresiones chocolate oscuro y grano de origen venezolano irán como explicativas’. La marca fue denominada únicamente como APAMATE (MIXTA), tal y como consta en la misma solicitud (…). Dentro de la gráfica y acompañando al signo que se solicitó a registro denominado por el solicitante simplemente APAMATE (MIXTA), y en lugar muy preponderante de éste, aparece la figura de una corona junto con la expresión EL REY. Pero esta parte del signo solicitado a registro no fue mencionado en la descripción nominativa de la marca y por lo tanto tampoco apareció dentro de la publicación de la solicitud”.

    3. La violación de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 se dio en virtud a que la Superintendencia “otorgó un registro de marca a un signo que es idéntico a las marcas anteriormente registradas a nombre de mi representada (…) para distinguir productos de la misma clase internacional. En efecto, la marca APAMATE (MIXTA) como incompletamente se denominó y se publicó, incluye la figura de una corona junto a la expresión EL REY en lugar central de la etiqueta (…)”.

    4. Se evidencia que “la expresión EL REY que hace parte preponderante del aspecto nominativo del signo APAMATE (MIXTA) (sic) es idéntico a los múltiples registros de la marca EL REY (MIXTA) y EL REY (NOMINATIVA) en la Clase 30 (…). Por ende, la marca APAMATE (MIXTA) resulta confundiblemente similar con las marcas previamente registradas por mi representada (…)”.

    5. Es titular de varios registros de las marcas EL REY (mixta), EL REY (denominativa) y EL REY AJI CASERO (mixta), por lo que “El signo APAMATE (MIXTA) (sic) carece de distintividad (…) ya que incluye la expresión EL REY en su parte central, expresión que se encuentra registrada en múltiples marcas de mi representada. Lo anterior lo hace confundiblemente semejante desde el aspecto gráfico y el aspecto nominativo, con las marcas mixtas y nominativas de mi representada (…) lo cual hace evidente la posibilidad de que el público consumidor incurra en error al encontrarlas simultáneamente en el mercado”.

    6. Entre los signos en conflicto existe una similitud especialmente gráfica y dichos signos podrían inducir tanto a confusión directa como indirecta al público consumidor. Además se debe agregar que los signos en conflicto identifican productos de la misma clase internacional.

    7. Se violó el artículo 145 de la Decisión 486 pues “la solicitud para el registro de APAMATE (MIXTA) no cumplía con el lleno de los requisitos exigidos por el artículo 138 de la mencionada Decisión. En efecto el signo fue mal solicitado como APAMATE (MIXTA) y no APAMATE EL REY (MIXTA) como ha debido denominarse puesto que el mismo incluía dentro de su aspecto denominativo la expresión EL REY” por lo que la Superintendencia debió “exigir que se corrigiera la solicitud con el fin de incluir dentro de la denominación del signo la palabra El REY (…)”.

    8. Se violó el artículo 172 de la Decisión 486 en vista a que el signo solicitado “APAMATE fue obtenido de mala fe, pues el peticionario a sabiendas de que dicha marca era irregistrable, pues previamente ya había sido negada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitó nuevamente, pero esta vez bajo la denominación de otro signo, omitiendo mencionar la palabra EL REY dentro de la descripción de la solicitud, no obstante que esta expresión formaba parte preponderante del signo solicitado, lo que a la postre determinó que en la publicación no se pudiera conocer por parte de los terceros el signo que efectivamente se estaba solicitando a registro”.

    9. Finalmente, que se violó el debido proceso y su derecho de defensa por el hecho de que el signo solicitado a registro fue publicado de una manera “incompleta o defectuosa (…)” por lo que quienes tienen legítimo interés para oponerse no pueden hacerlo.

  4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

    La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

    1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

    2. “(…) efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘APAMATE’ (mixta) frente a las marcas ‘EL REY’ (mixta), ‘EL REY’ (denominativa) y ‘El REY AJI SALCERO’ no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, fonético y auditivo suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual, tal como lo manifestó oportuna y acertadamente la oficina nacional competente”.

    3. El signo solicitado a registro “tiene la suficiente fuerza distintiva (…)” y que “entre las expresiones en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcarios (sic) concedido (…) se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado, más aún si se tiene en cuenta que la marca solicitada ‘APAMATE’ clase 30 está estructurada en ocho letras cuya composición es diferente respecto de las marcas opositoras lo cual le otorga suficiente distintividad”.

    4. Agrega que “la sílaba tónica de los signos confrontados están compuestos por diferentes letras, y al ser diferente la composición mal puede alegarse confundibilidad o coincidencia respeto de la sílaba tónica”.

  5. Tercero interesado.

    La sociedad CHOCOLATES EL REY C.A. tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda.

    CONSIDERANDO:

    Que, las normas objeto del proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

    Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

    Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo APAMATE (mixto), fue el 30 de noviembre de 2004, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina...

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