PROCESO 124-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 124-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2008-00250. Actor: LOCKHEED MARTIN CORPORATION. Marca: LOCKHEED MARTIN (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de noviembre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedente del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, los siguientes:

2. Las partes.

   Demandantes: LOCKHEED MARTIN CORPORATION.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceras interesadas: MARTIN PROFESSIONAL A/S.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad LOCKHEED MARTIN CORPORATION, solicitó el 23 de noviembre de 2004 el registro como marca del signo mixto LOCKHEED MARTIN, para amparar los siguientes productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza:

         APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NAUTICOS, GEODESICOS, FOTOGRAFICOS, CINEMATOGRAFICOS, OPTICOS, DE PESAR, DE MEDIDA, DE SEÑALIZACION, DE CONTROL (INSPECCION), DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE ENSEÑANZA; APARATOS PARA LA CONDUCCION, DISTRIBUCION, TRANSFORMACION, ACUMULACION, REGULACION O CONTROL DE LA ELECTRICIDAD; APARATOS PARA EL REGISTRO, TRANSMISION, REPRODUCCION DEL SONIDO O IMAGENES; SOPORTES DE REGISTRO MAGNETICOS, DISCOS ACUSTICOS; DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS Y MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MAQUINAS CALCULADORAS, EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y ORDENADORES; EXTINTORES.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 548 de 28 de enero de 2004, no se presentaron oposiciones.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 015276 de 29 de junio de 2005, resolvió negar la solicitud presentada con base en el registro previo de la marca mixta MARTIN, registrada en Colombia bajo el certificado No. 166979, para amparar todos productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. La sociedad LOCKHEED MARTIN CORPORATION, presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 40107 de 29 de noviembre de 2007, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 4946 de 21 de febrero de 2008, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

      7. La sociedad LOCKHEED MARTIN CORPORATION, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

      8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

         B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

         La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual.

      2. Sostiene, que el signo solicitado para registro es de fantasía, mientras que la marca MARTIN evoca el nombre de una persona.

      3. Argumenta, que la palabra LOCKHEED es dominante en el conjunto marcario.

      4. Agrega, que los productos que ampara el signo solicitado son altamente especializados, de consumo selectivo y no se encuentran en las estanterías de los supermercados.

      5. Indica, que los productos que ampara la marca MARTIN son diferentes.

      6. Afirma, que los signos en conflicto coexisten en varios países diferentes a la Comunidad Andina.

      7. El signo solicitado para registro es notoriamente conocido en Colombia.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí.

         • Sostiene, que los signos en conflicto amparan los mismos productos, lo que llevaría al público consumidor a error sobre el origen empresarial y sobre los productos en sí.

         • Indica, que en sede administrativa no se probó la notoriedad del signo solicitado para registro. Tampoco existen pruebas suficientes que demuestren este hecho.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         De conformidad con el Oficio 1854 de 10 de agosto de 2011, expedido por el Secretario de la Sección Primera, la tercera interesada no contestó la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

   Se interpretarán las normas solicitadas, pero se circunscribirá la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b).

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(…)

Artículo 228

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229

No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. ...