PROCESO 36-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 36-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literales a) y h), 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad COLOMBINA S.A.

Marca: “DELIBUM” (denominativa).

Expediente Interno N° 2006-00126.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis (6) días del mes de julio del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diez (10) de junio de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad COLOMBINA S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.

   Tercero Interesado: la sociedad MAYAGÜEZ S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad COLOMBINA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 32294 de 28 de diciembre de 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad COLOMBINA S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “DELIBUM” (denominativo) para distinguir “confitería, azúcar, azúcar candi para uso alimenticio, edulcorantes naturales, miel, pastelería, bizcochería, helados, arroz, café, té, cacao, chocolate, galletas, golosinas, sal”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad MAYAGÜEZ S.A.

   - Resolución No. 008476 de 22 de abril de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 35555 de 28 de diciembre de 2005, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 32294 de 28 de diciembre de 2004.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 5 de mayo de 2004, la sociedad MAYAGÜEZ S.A. solicitó el registro del signo “DELIBUM” (denominativo), para distinguir “confitería, azúcar, azúcar candi para uso alimenticio, edulcorantes naturales, miel, pastelería, bizcochería, helados, arroz, café, té, cacao, chocolate, galletas, golosinas, sal”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 30 de junio de 2004, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 541.

      - La sociedad COLOMBINA S.A. presentó oposición en contra de la solicitud referida, sobre la base del registro de sus marcas “BON BON BUM”, “BOMBABUM”, “LOLI BUM”, “BUM”, “MINIBUM”, “CRYBUM”, en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 28 de diciembre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 32294, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad COLOMBINA S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “DELIBUM” (denominativo) para distinguir “confitería, azúcar, azúcar candi para uso alimenticio, edulcorantes naturales, miel, pastelería, bizcochería, helados, arroz, café, té, cacao, chocolate, galletas, golosinas, sal”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad MAYAGÜEZ S.A.

      - El 8 de febrero de 2005, la sociedad COLOMBINA S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

      - El 22 de abril de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 008476, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 28 de diciembre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 35555, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 32294 de 28 de diciembre de 2004, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad COLOMBINA S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca DELIBUM en la clase 30 (…) es irregistrable como marca y por lo tanto nula en virtud de que (i) es confundiblemente similar con las marcas BON BON BUM, MINIBUM, BUM, MINIBUM, (sic) CRY BUM, LOLI BUM y BOMBABUM y BOMBABUM (sic) en la clase 30 (…) de mi poderdante Colombina S.A., y (ii) por lo tanto carece de distintividad induciendo al público consumidor a confusión y error (…)”.

      - “Debe tenerse en cuenta que siendo ya Colombina S.A. titular de la marca BUM en la clase 30 internacional, no puede permitirse el registro a nombre de un tercero de la expresión DELIBUM, pues siendo DELI un término totalmente descriptivo de los productos de dicha clase la comparación de las marcas recaería sobre la expresión BUM y así ambas resultan idénticas. En otras palabras, la marca BUM de Colombina S.A. se encuentra totalmente comprendida en la marca DELIBUM solicitada a registro, la cual no contiene expresiones fantasiosas que le otorguen distintividad por ser DELI descriptiva”.

      - “(…) las palabras BON BON BUM, MINIBUM Y BOMBABUM, BUM, LOLI BUM, CRY BUM y DELIBUM tienen la misma terminación BUM que denota o evoca explosión; sin embargo, no se requiere que los signos sean similares desde los tres puntos de vista IDEOLÓGICO, FONÉTICO y CONCEPTUAL, con que exista uno de ellos es suficiente para que se configure la confundibilidad de los signos”.

      - “(…) la marca BON BON BUM de propiedad de Colombina S.A. es una marca notoria en el mercado nacional debido a la amplia difusión publicitaria y al gran volumen de ventas en productos de confitería (especialmente ‘chupetas y chicles’) que se han realizado continua y masivamente bajo este signo, tal y como se demostrará en las pruebas que oportunamente serán aportadas a este expediente y las que se adjuntan a este escrito”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la expresión ‘DELIBUM’ para distinguir ‘confitería, azúcar, azúcar candi para uso alimenticio, edulcorantes naturales, miel, pastelería, bizcochería, helados, arroz, café, té, cacao, chocolate, galletas, golosinas, sal’ productos de la clase 30, a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados (…) se tiene que estas expresiones son suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

      - “Si bien las marcas en debate comparten la última sílaba ‘BUM’, la extensión de cada marca es distinta, mientras el signo solicitado se compone de tres sílabas DE-LI-BUM, algunas de las marcas registradas se componen de una sílaba ‘BUM’, de dos sílabas ‘CRY-BUM’ y de combinación de palabras de una sola sílaba ‘BOM, BOM BUM’ la gramática de cada una de las expresiones determina una considerable diferenciación fonética y visual”.

      - “(…) en cuanto a la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas cabe señalar (sic) relativas que cada caso es independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional competente a determinado pronunciamiento y verse afectado el poder discrecional de la administración”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad MAYAGÜEZ S.A. en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La denominación DELIBUM no es un término comúnmente utilizado y es suficientemente distintivo respecto de las marcas de la sociedad COLOMBINA S.A., sin que consecuentemente genere riesgo de confusión que afecte a sus marcas. La palabra DELIBUM no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarla como un signo de fantasía y de ninguna manera sería reconocible por el consumidor como el equivalente a las marcas de la sociedad COLOMBINA S.A.”.

      - “(…) concluimos que aunque las marcas tengan partículas que sean comunes para múltiples denominaciones, para su examen de registrabilidad se deberá tener en cuenta la existencia de los vocablos que conforman la denominación global, y en nuestro caso el prefijo DELI, le otorga al término DELIBUM características diferenciadoras que facilitan una distintividad. (…) es evidente que la marca DELIBUM, es evocativa ya que trasmite indirectamente al público consumidor una idea sobre el producto, sin llegar a ser un término genérico ni descriptivo así como tampoco una designación usual de los mismos, siendo por lo demás suficientemente distintivo”.

      - “Las marcas de la Sociedad COLOMBINA S.A., no han sido reconocida (sic) en ninguno de los países miembros como marcas notorias, prueba de esto es que en el presente proceso está solicitando le sea declarada la notoriedad a sus marcas, con pruebas que aporta al presente proceso”.

      CONSIDE...