PROCESO 137-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 137-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 159 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: Sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP.

Marca: “TACONACHO” (mixto).

Expediente Interno N° 2005-00003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de quince (15) de noviembre de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad TACO Y NACHO MEX. LTDA.

2. Actos demandados

   La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   EN LA CLASE 30:

   - Resolución No. 13972 de 25 de junio de 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la observación formulada por la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “TACONACHO” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Taco y Nacho Mex. Ltda.

   - Resolución No. 22376 de 9 de septiembre de 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 26572 de 26 de octubre de 2004, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 13972 de 25 de junio de 2004.

   EN LA CLASE 29:

   - Resolución No. 13971 de 25 de junio de 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “TACONACHO” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Taco y Nacho Mex. Ltda.

   - Resolución No. 22375 de 9 de septiembre de 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 26563 de 26 de octubre de 2004, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 13971 de 25 de junio de 2004.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   EN LA CLASE 30:

   - El 12 de abril de 2000, la sociedad TACO Y NACHO MEX. LTDA. solicitó el registro del signo “TACONACHO” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. presentó observación a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “NACHOS” (denominativa y mixta), para distinguir productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - El 25 de junio de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 13972, por medio de la cual resolvió declarar infundada la observación formulada por la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “TACONACHO” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Taco y Nacho Mex. Ltda.

   - La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

   - El 9 de septiembre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 22376, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - El 26 de octubre de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 26572, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 13972 de 25 de junio de 2004, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   EN LA CLASE 29:

   - El 7 de octubre de 2003, la sociedad TACO Y NACHO MEX. LTDA. solicitó el registro del signo “TACONACHO” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “NACHOS” (denominativa y mixta), para distinguir productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - El 25 de junio de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 13971, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “TACONACHO” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad TACO Y NACHO MEX. LTDA.

   - La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

   - El 9 de septiembre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 22375, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - El 26 de octubre de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 26563, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 13971 de 25 de junio de 2004, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   b) Fundamentos de la Demanda

   La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio ha creado una situación de completa inseguridad jurídica, pues frente a casos similares ha fallado de manera distinta, lo cual perjudica no solo a los empresarios sino a los consumidores en el mercado y se aleja de la legalidad al desconocer la vigencia de la cosa juzgada”.

   - “La similitud entre la palabra NACHOS y TACONACHOS ha sido incluso reconocida por la propia sociedad TACO Y NACHO MEX. LTDA., al firmar el acuerdo de coexistencia en el que reconocía lo ya manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando negó la marca TACONACHO bajo el expediente 00-26855. Dicho acuerdo fue firmado por la misma apoderada que ha representado a la sociedad TACO Y NACHO MEX. LTDA., cuando solicitó en el año 2000 la marca TACONACHO y cuando volvió a solicitar esa marca en el año 2003 (…)”.

   - “(…) Resulta evidente que las marcas se encuentran dentro de una misma clase de productos que guardan afinidad entre sí. En efecto, la marca NACHOS protege productos comprendidos en clase 30 internacional”.

   - “(…) la marca solicitada y la protegida, dada la clase de productos que pretende amparar una y los productos que ampara la otra, tienen un público objetivo que de usarse la marca solicitada puede resultar confundido. Esto se evidencia aún más si se tiene en cuenta que el consumidor es por lo general descuidado y al ver que la segunda expresión por al (sic) cual esta (sic) compuesta el signo solicitado es idéntica a la marca protegida, asimilará sus productos como de un mismo empresario o inclusive podría pensar que se trata del mismo producto”.

   - “(…) mientras que bajo el primer expediente la Superintendencia negó el registro de TACONACHO por encontrarla semejante a NACHOS, en el segundo expediente la misma entidad encontró que tales signos de un momento a otro ya no se parecían, sin tener una motivación adecuada para ello toda vez que los hechos eran los mismos. Carente pues de un motivo mejor, la Superintendencia de Industria y Comercio debió ser coherente con el principio de cosa juzgada y negar el registro de TACONACHO toda vez que la comparación de este signo con NACHOS, ya se había efectuado años atrás y fue objeto de varias resoluciones que fallaron en un mismo sentido: en negar el registro de TACONACHO por ser indudablemente similar a NACHOS”.

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes...