PROCESO 65-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 65-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal b), 137, 190, 258 y 259 de la misma Decisión.

Marca: PLASTICENE (denominativa).

Actor: sociedad PLASTILENE S.A.

Proceso interno Nº 2007-00027.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2007-00027;

El auto de 9 de septiembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad PLASTILENE S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad ATOFINA PETROCHEMICALS INC.

2. Hechos.

   1. El 8 de agosto de 2003, la sociedad ATOFINA PETROCHEMICALS INC. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PLASTICENE (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 533 de 31 de octubre de 2003. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad PLASTILENE S.A. sobre la base de su nombre comercial PLASTILENE y de sus marcas PLASTILENE (denominativa) y PLATILENE (mixta) registradas para distinguir productos de las Clases 16 y 17 y PLASTILONA (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 17.

   3. Por Resolución Nº 14441 de 28 de junio de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo PLASTICENE (denominativo) a favor de la sociedad ATOFINA PETROCHEMICALS, INC. para distinguir productos comprendidos en la Clase 1 de la Nomenclatura Oficial. Contra dicha Resolución la sociedad PLASTILENE S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 23954 de 27 de septiembre de 2004, confirmó la Resolución impugnada.

      En el expediente se observa que también se pide la nulidad de la Resolución Nº 28777 de 31 de octubre de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió una revocatoria directa.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 20580 de 31 de julio de 2006, confirmó, también, la Resolución Nº 14441. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad PLASTILENE S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad PLASTILENE S.A., en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “El error de la administración consistió en concluir que la marca nominativa PLASTICENE solicitada por la sociedad ATOFINA PETROCHEMICALS INC., no distingue productos complementarios y/o afines a los de la marca PLASTILENE de la sociedad PLASTILENE S.A. así como subestimar la innegable similitud existente entre los signos confrontados”.

   2. Entre los signos en conflicto “se evidencia una clara relación competitiva entre los productos que distinguen las marcas en confrontación”. Hace un recuento de los criterios que deben tomarse en cuenta para determinar la conexión competitiva.

   3. Agrega que en el presente caso “estamos frente a uno de aquellos en los cuales además de existir una evidente similitud visual, gramatical y fonética entre las marcas, existe una relación de conexidad entre los productos que distinguen las marcas en confrontación”. Que el verdadero afectado es el consumidor final de los productos.

   4. En las Resoluciones impugnadas se desconoció y omitió “la relación entre las marcas PLASTICENE y PLASTILENE la cual se origina de los vínculos comerciales que existieron entre las sociedades ATOFINA PETROCHEMICALS INC., y la sociedad PLASTILENE S.A. desde antes que esta última, solicitara el registro de la marca PLASTICENE en la Clase 1 Int., pues la primera de éstas era proveedor de materia prima de la sociedad PLASTILENE S.A. (…). No tuvo en cuenta las pruebas allegadas que demostraban la relación proveedor y comprador, entre las sociedades ATOFINA PETROCHEMICALS INC., y la sociedad PLASTILENE S.A.”.

   5. Se violaron, también, los artículos 136 literal b) y 192 de la Decisión 486 pues “es evidente que el uso de la marca PLASTICENE origina un inevitable riesgo de confusión o de asociación con el nombre comercial PLASTILENE S.A.”. Afirma que, adjuntó todas las pruebas necesarias que demuestran el uso continuo del nombre comercial.

   6. El signo solicitado a registro y concedido “no cumple con el requisito primigenio y esencial de ser distintivo pues su existencia dentro del mercado de la industria plástica genera un riesgo inminente de confusión en relación con los derechos previamente adquiridos por parte de PLASTILENE S.A., en relación con su marca y nombre comercial”.

   7. Finalmente, se violó el artículo 137 de la misma Decisión 486 “por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró los vínculos comerciales que existían entre la sociedad PLASTILENE S.A., y ATOFINA PETROCHEMICALS INC., (…)” lo cual se infiere que “con la solicitud de registro de la marca PLASTICENE se estaba facilitando un acto de competencia desleal (…)”. Para probar lo manifestado se aportaron pruebas. Afirma, además, que en la solicitud del registro del signo PLASTICENE existió mala fe.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Sobre la base de criterios jurisprudenciales y legales “se tiene que ‘PLASTICENE’, cumple con los requisitos legales exigidos y contrariamente a lo argumentado por la accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto si bien los signos en controversia ‘PLASTICENE’ clase 1 frente a ‘PLASTILENE’ y ‘PLASTILONA’ para distinguir productos comprendidos en las clases 16 y 17 comparten algunas letras, ello es irrelevante, habida cuenta que su coexistencia no generaría confusión en el público consumidor en razón a que distinguen productos distintos, no existe relación entre los mismos, tienen una finalidad distinta y no comparten los canales de distribución y comercialización”.

   3. “(…) las marcas en controversia amparan productos comprendidos en clases distintas y cuya naturaleza y finalidad son distintas, sin que se presente una relación real para el consumidor que lo conlleve a pensar que los productos tienen un origen empresarial, que existe una vinculación jurídica o económica entre los titulares, sin que genere confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues no están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización”.

   4. “Sobre la presunta mala fe aducida por la parte demandante en la que se habría incurrido para obtener el registro de la marca ‘PLASTICENE’ clase 1 de la oficina nacional competente, es de reiterarse que ello no aparece demostrado dentro de la actuación surtida dentro de la vía gubernativa; adicionalmente cuando las marcas en debate ‘PLASTICENE’ y ‘PLASTILENE’ y ‘PLASTILONA’ no presentan confundibilidad entre sí y pueden coexistir en el mercado”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad ATOFINA PETROCHEMICALS INC. tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo PLASTICENE (nominativo), para distinguir productos de la Clase 1, fue el 8 de agosto de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas...