PROCESO 48-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 48-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; e interpretación prejudicial de oficio del literal e) del artículo 83 de la misma Decisión.

Marca: ALEN Y DISEÑO.

Actor: sociedad INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.

Proceso interno Nº 5236-NR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Santa Fe de Bogotá, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 5236-NR;

El auto de 26 de agosto de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.

   Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador y Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador.

   Tercero interesado: doctor Oscar Vargas Machuca Espinoza.

2. Hechos.

   1. El 31 de mayo de 1995, la sociedad INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V. solicitó el registro como marca del signo ALEN Y DISEÑO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 364 correspondiente al mes de mayo de 1995. Contra dicha solicitud, presentó observación el doctor Oscar Vargas Machuca Espinoza sobre la base de las marcas ALEN (denominativa) y ALEN (mixta), registradas a su favor, para distinguir productos de las Clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Administrativa Nº 0963332 de 10 de marzo de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial, declaró fundada la observación presentada por el señor Oscar Vargas Machuca Espinoza y negó el registro como marca del signo ALEN Y DISEÑO solicitado por la sociedad actora para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. De esta manera, la sociedad INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la mencionada Resolución Administrativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad INDUSTRIAS ALEN S.A. de C.V. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. La marca sobre la cual se realiza la observación, ALEN, distingue productos de las Clases 5 y 30, mientras que el signo que se pretende registrar, ALEN Y DISEÑO, distingue productos de la Clase 3, por lo que “se concluye de manera incontrovertible que lo afirmado por el Director Nacional de Propiedad Industrial en la Resolución que se impugna, en el sentido de que las marcas fundamento de las observaciones protegen productos de ‘similar naturaleza’ es absolutamente falso, y constituye un error tanto de hecho como de derecho, puesto que ninguna de las marcas observantes protegen productos comprendidos en la clase internacional 3 (…)”. Recalca que se trata de productos comprendidos en diferentes clases.

   2. Afirma que “En el presente caso las marcas fundamento de las observaciones no tienen la condición de ser notoriamente conocidas, y –en el supuesto no consentido de tener tal condición- debió haberse probado tal hecho durante el trámite administrativo”.

   3. La Resolución impugnada incurre en un grave error al afirmar “que la solicitud de registro de la marca ‘ALEN y diseño’ protege productos de ‘similar naturaleza’ a los protegidos por las marcas observantes, pues como queda evidenciado en el párrafo precedente no hay ni puede haber similitud de naturaleza entre ‘jabones’ o ‘dentífricos’ y ‘fungicidas’ o ‘herbicidas’, o entre ‘cosméticos’ o ‘lociones para el cabello’ y ‘café’ o arroz’ o ‘hielo’, para solo citar unos pocos ejemplos que por sí solos sirven para rebatir el absurdo en que incurre la declaración del Director de Propiedad Industrial contenida en la Resolución contraria a los hechos y al derecho”.

   4. “En el presente caso la posibilidad de confusión es inexistente, ya que a pesar de que las marcas en conflicto son iguales, éstas se encuentran en diferente clase internacional y no se emplean en artículos de la misma naturaleza”.

   5. Respecto al uso exclusivo de marcas “resulta claro que el señor Vargas-Machuca puede ejercer el derecho al uso exclusivo de sus marcas respecto de los productos para los que se inscribieron tales marcas, es decir para distinguir los productos comprendidos en las Clases Internaciones 5 y 30 (principio de especialidad omitido de manera flagrante en la Resolución que se impugna) y no puede reivindicar para sí exclusividad para usar tal denominación para todos los demás productos que no caen dentro de dichas clases, como en el caso que nos ocupa, para productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 3, para los que mi representada solicitó el registro de la marca ‘ALEN y diseño’”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del señor Procurador, contesta la demanda manifestando que “Sin perjuicio de la intervención del Asesor Jurídico del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, delegado para el efecto, y con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, señalo el casillero judicial No 1200 asignado a la Procuraduría General del Estado”.

   En el expediente no se encuentra ninguna contestación a la demanda por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

5. Tercero interesado.

   El doctor Óscar Vargas Machuca Espinoza, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando:

   1. El Director Nacional de Propiedad Industrial ha emitido su resolución basándose en “normas jurídicas y en evidencias que protegen las marcas registradas con anterioridad y notoriamente conocidas, como en el presente caso, la marca ALEN (…)”.

   2. Que “ha adquirido derechos de exclusividad sobre la denominación ALEN (…)” en varios países del mundo.

   3. Conforme consta en su escrito de observación, ésta se fundamentó “en la notoriedad de la marca registrada ALEN en el exterior y en nuestro país por lo que no es verdad la afirmación del actor en su demanda, de que la observación se fundamentó únicamente en los registro de las clases 5 y 30 en el Ecuador”.

   4. “Al apreciar la similitud real entre productos debe tenerse en cuenta, obviamente, el punto de vista del consumidor. El principal criterio para detectarla será entonces el de la finalidad o uso del producto o servicio, el de su utilización normal, pues de estos aspectos suele depender básicamente el posible riesgo de confusión”.

   5. Que se puede concluir “que sí existe semejanza legal entre las dos marcas ya que son dos los requisitos que exige la norma: por un lado, que exista semejanza entre las marcas: los signos son exactamente iguales (ALEN); y por otra parte que exista conexión competitiva entre los productos, lo cual ha quedado demostrado”.

   6. Recalca nuevamente que “la marca ALEN tiene la categoría de NOTORIAMENTE CONOCIDA (…)” y que de acuerdo al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 como “titular de la marca registrada ALEN tiene el derecho de impedir el registro de signos idénticos al solicitado por el actor (…)”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 81, 83 literales a) y d) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo ALEN Y DISEÑO fue el 31 de mayo de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 81, 83 literales a) y d) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretará el literal e) del artículo 83 de la misma Decisión; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

      (…)

      Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

      Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o...