PROCESO 54-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 54-IP-2011

Interpretación prejudicial, a petición de la Corte consultante, de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2006-00083. Actor: CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Marca: TAT TIENDA A TIENDA (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Bogotá, Colombia a los 9 días del mes de septiembre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de agosto de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera interesada: LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda, otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A., solicitó el 13 de agosto de 2004 el registro como marca del signo mixto TAT TIENDA A TIENDA, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 546, del 30 de noviembre de 2004, la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., presentó oposición con base en las siguientes marcas:

         • Marca denominativa A TIENDA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 253456, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca denominativa A TIENDA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 253470, para amparar servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 12515 de 27 de mayo de 2005, resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado.

      4. La sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 22425 de 12 de septiembre de 2005, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto impugnado. Se concedió el recurso de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 25918 de 10 de octubre de 2005, resolvió el recurso de apelación revocando el acto impugnado y concedió el registro solicitado.

      7. La sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., presentó demanda de nulidad en relación con la Resolución No. 25918 de 10 de octubre de 2005.

      8. La Sección Primera del Consejo de Estado, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

         B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

         La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista visual, fonético e ideológico.

      2. Manifiesta, que el elemento denominativo del signo solicitado es lo relevante en el conjunto marcario.

      3. Argumenta, que el término TAT del signo solicitado no es un elemento diferenciador.

      4. Afirma, que los signos en conflicto amparan los mismos productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      5. Indica, que los productos que ampara el signo solicitado se encuentran directamente relacionados con los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

      6. Concluye, que la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó el debido examen de registrabilidad. Con esto se violó el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles en el campo fonético y visual. Son claramente diferenciables por el público consumidor.

         • Manifiesta, que la Superintendencia de Industria y Comercio sí realizó el respectivo análisis de registrabilidad.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         La tercera interesada no contestó la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La Corte consultante solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal interpretará las normas citadas y, de oficio, interpretará el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

.

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos.

4. La conexión competitiva.

5. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario. Examen integral, de oficio y autónomo.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto TAT TIENDA A TIENDA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Requisitos para el registro de las marcas.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

   De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

   La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

   • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

   • Es indicadora de la procedencia empresarial.

   • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

   • Concentra el goodwill del titular de la marca.

   • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

   Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta...