PROCESO 58-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 58-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 134 literal a), y 136 literales a) y f), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 150 y 159 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2008-00265. Actor: SANOFI PASTEUR Marca: HEXAXIM (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de septiembre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 1 de septiembre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: SANOFI PASTEUR.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: CAVIDI TECH AB.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad SANOFI PASTEUR, solicitó el 22 de agosto de 2006 el registro como marca del signo denominativo HEXAXIM, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentó prioridad de la solicitud francesa No. 06/3411766.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 573 de 28 de febrero de 2007, no se presentaron oposiciones.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 31991 de 28 de septiembre de 2007, resolvió negar el registro solicitado. Argumentó la confundibilidad con la marca denominativa EXAZYM, registrada en Colombia bajo el certificado No. 328157, a nombre de la sociedad CAVIDI TECH AB, para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: productos de diagnóstico para uso médico en el campo de la virología.

      4. La sociedad SANOFI PASTEUR, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La sociedad SANOFI PASTEUR, presentó una solicitud para limitar el registro a “vacunas”.

      6. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 38830 de 26 de noviembre de 2007, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto impugnado.

      7. La sociedad SANOFI PASTEUR, presentó un contrato de coexistencia marcaria con la sociedad CAVIDI TECH AB, mediante el cual reconocen que sus signos no generan confusión en el público consumidor y pueden coexistir en el mercado.

      8. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 7606 de 11 de marzo de 2008, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

      9. La sociedad SANOFI PASTEUR, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los actos administrativos mencionados.

      10. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante SANOFI PASTEUR soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto amparan productos diferentes y no relacionados. Por tal razón no son confundibles.

      2. Argumenta, que los signos en conflicto se comercializan en canales diferentes, cuentan con publicidad disímil y no son productos complementarios.

      3. Indica, que las sociedades titulares de los signos en conflicto firmaron un acuerdo de coexistencia marcaria. Este acuerdo debió ser aceptado por la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que se estipuló que por la limitación de los productos no se generaba confusión en el público consumidor.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles entre sí.

         • Afirma, que los signos en conflicto amparan productos de la misma clase 5. Son productos destinados al mismo mercado y podrían generar confusión en el público consumidor.

         • Argumenta, que la confusión que se podría presentar en el público consumidor es directa e indirecta.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         Mediante Oficio 1438 de 14 de junio de 2011, el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado afirmó que la tercera interesada no contestó la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La Corte consultante solicita interpretar las siguientes normas: artículos 134 y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal interpretará las normas mencionadas, pero limitará la interpretación del artículo 134 al literal a).

   De oficio, el Tribunal interpretará los artículos 150 y 159 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste

;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

(…)

Artículo 159

Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas

.

(…)”.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos.

4. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas.

5. Conexión competitiva en productos de la misma clase.

6. Los acuerdos de coexistencia marcaria.

7. Examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo denominativo HEXAXIM. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso...