PROCESO 51-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 51-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal h), 150, 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: U.S. POLO ASSN. SINCE 1890 (mixta).

Actor: sociedad UNITED STATES POLO ASSOCIATION.

Proceso interno Nº 2085-2010.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2085-2010;

El auto de 01 de septiembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad UNITED STATES POLO ASSOCIATION.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

   Tercero interesado: sociedad BRANDS MART S.A.

2. Hechos

   1. El 16 de junio de 2006, la sociedad UNITED STATES POLO ASSOCIATION solicitó ante el INDECOPI el registro como marca del signo U.S. POLO ASSN. SINCE 1890 (mixto), escrito en letras características y el diseño estilizado de un escudo dividido en cuatro segmentos, dos superiores y dos interiores, en cuyo segmento superior izquierdo se encuentra la letra P y en el inferior derecho, el signo de una estrella; en cada uno de los dos segmentos restantes, dos granjas, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Contra dicha solicitud, no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 15025-2006/OSD-INDECOPI, de 14 de septiembre de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió “DENEGAR el registro de la marca de producto solicitado por UNITED STATES POLO ASSOCIATION (…)” por considerar que es confundible con la marca U.S. POLOS (mixta) registrada a favor de la sociedad BRANDS MART S.A. para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Contra dicha Resolución, UNITED STATES POLO ASSOCIATION interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 195-2007/TPI-INDECOPI, de 25 de enero de 2007, decidió CONFIRMAR la Resolución Nº 15025-2007/OSD-INDECOPI.

   5. UNITED STATES POLO ASSOCIATION interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 13, de 26 de junio de 2008, donde la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “FUNDADA la demanda incoada; en consecuencia NULA la Resolución Nº 0195-2007/TDC-INDECOPI (sic), y ORDENARON que la entidad emplazada proceda a inscribir en la clase 25 de la clasificación Internacional (…) la marca solicitada por la empresa actora (…)”.

   6. Contra dicha Providencia el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 15 de enero de 2010, confirmó la sentencia de primera instancia.

   7. Contra dicha Sentencia el INDECOPI interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 25 de octubre de 2010 declaró que “resulta necesario suspender el procedimiento del presente proceso judicial (…) a efectos de solicitar el informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 136 inciso a) de la Decisión Nº 486 (…) lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad UNITED STATES POLO ASSOCIATION en su escrito de demanda, manifiesta que:

   1. En la apelación que presentó demostró que, “a. La marca solicitada goza de enorme prestigio a nivel mundial. b. La marca solicitada es suficientemente distintiva. c. Que el titular de la marca registrada no a (sic) formulado oposición (…)”.

   2. Entre los signos en conflicto no existe confusión.

   3. Según la Resolución impugnada el término POLO y su plural POLOS es un término genérico y por lo tanto no distintivo en relación a los productos prendas de vestir, por lo que, de acuerdo a esta resolución “el término POLO como genérico, el mismo deviene en uno de libre uso, pudiendo éstos presentarse en diversas marcas que deben coexistir entre sí, pues nadie puede apropiarse exclusivamente del mismo”. Además, “El término U.S. es uno de uso frecuente para marcas registradas para distinguir productos de la clase 25 (…)”.

   4. Los signos en conflicto no son confundibles entre sí, ya que “a. (…) no debe tenerse en consideración ni el término genérico POLO ni el de uso frecuente U.S. b. Siendo ambas marcas mixtas, se diferencian en su aspecto figurativo. En la marca registrada la etiqueta de color oscuro, la estrella y el especial tipo de letra. En la marca solicitada el escudo. Nada tienen en común estos signos. c. Siendo ambas marcas mixtas, se diferencian en lo denominativo, debido a que la marca solicitada se caracteriza por la presencia del término ASSN (…)”, por lo que, “está claro que no existe riesgo de confusión entre las marcas en litigio (…)”.

   5. Respecto a la afirmación realizada en la Resolución impugnada de que, entre los signos en conflicto existiría riesgo de confusión indirecta, “Nada más alejado de la verdad (…). United States Polo Association es una persona jurídica con presencia mundial (…) posee 8 licenciatarios directos (…) y 38 sub-licenciatarios con derechos de licencia para vender en más de 106 países (…)”. En consecuencia, resulta poco creíble que los productos de la marca solicitada “sean considerados por el consumidor como del mismo origen que los elaborados por Brands Mart S.A. titular de la marca en base a la cual se denegó la solicitada por United States Polo Association”.

   6. De acuerdo a los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 se debió conceder el registro del signo solicitado.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

   1. Respecto al argumento de la demandante de que en la Resolución impugnada se dijo que el término POLO sería genérico y el término U.S. sería de uso frecuente en la Clase 25 por lo que no deberían haber sido tomadas en consideración. En efecto, se advierte que “la denominación POLO constituye una denominación genérica, pues conforma la estructura de una marca que distingue prendas de vestir, en tal sentido, no puede ser reivindicada a favor de un solo titular pues privaría al mercado de poder utilizar dicha denominación al ofertar sus productos; en este caso, al publicitar polos”.

   2. Pero que la Resolución materia de la impugnación sí consideró ello, “En tal sentido, es correcto que una denominación genérica no sea incluida en el examen comparativo entre dos signos. Sin embargo, la demandante incurre en un error al señalar que también la denominación U.S. no debió ser incluida en el examen comparativo”, pues las partes de uso frecuente de un signo “sí son tomadas en cuenta al momento de realizar el examen comparativo entre signos”.

   3. Sobre el argumento de la demandante de que no existiría riesgo de confusión indirecta entre ambos signos “En el caso concreto, es fácil advertir que la Resolución materia de impugnación evaluó ambos signos desde el punto de vista gráfico y fonético; es decir, de manera conjunta, estableciendo que existían diferencias gráficas y fonéticas. Sin embargo, se precisó claramente que la confusión no se daría de manera directa, sino indirecta”.

5. Fundamentos jurídicos del tercero interesado.

   El tercero interesado en el proceso la sociedad BRANDS MART S.A. contestó la demanda en los siguientes términos:

   1. La Resolución impugnada “se encuentra arreglada a las normas legales vigentes en materia de propiedad industrial (…) no adolece de vicio de invalidez o ineficacia (…) y fue emitida siguiendo el DEBIDO PROCESO (…)”.

   2. “(…) está demostrado que el registro de la marca U.S. POLOS Y LOGOTIPO inscrita a favor de su primer titular, se otorgó en estricta observancia de las disposiciones de la Decisión 486 (…)”.

6. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación por parte del INDECOPI.

   En vista de que en primera instancia, al resolver la demanda contencioso administrativa, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima declaró fundada la demanda, el INDECOPI, presentó recurso de apelación en el cual esgrime los siguientes argumentos:

   1. La sentencia impugnada incurre en dos errores: “a. (…) que la existencia de otras marcas en la clase 25 (…) que también contendrían la denominación U.S. en su estructura, debería permitir que el signo solicitado se registre. b. (…) que la empresa propietaria de la marca sería prestigiosa y de gran notoriedad, lo cual debería permitir el registro del signo”.

   2. Respecto al primer argumento afirma que “lógicamente serán los elementos restantes en el signo lo que permitan su registro. Estos elementos deberán generarle distintividad, es decir, deberán ser muy distintivos, a fin de poder diferenciarlo de otros signos en el mercado (…) la denominación ASSN resulta insuficiente para...