PROCESO 59-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 59-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión.

Marca: TECNOSUMA INTERNACIONAL (mixta).

Actor: sociedad CENTRO DE INMUNOENSAYO.

Proceso interno Nº 2007-00347.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2007-00347;

El auto de 01 de septiembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad CENTRO DE INMUNOENSAYO.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad SUMA EMERGENCIAS S.A.

2. Hechos.

   1. El 18 de enero de 2006, la sociedad CENTRO DE INMUNOENSAYO solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo TECNOSUMA INTERNACIONAL (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 561 de 28 de febrero de 2006. Contra dicha solicitud, no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 22206 de 25 de agosto de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de oficio encontró la existencia de la marca SUMA EMERGENCIAS (mixta) registrada a favor de la sociedad SUMA EMERGENCIAS S.A. para distinguir servicios de la Clase 44, por lo que, negó el registro del signo solicitado a registro. Contra dicha Resolución la sociedad CENTRO DE INMUNOENSAYO interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 29887 de 8 de noviembre de 2006, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 15974 de 31 de mayo de 2007, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución Nº 22206. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad CENTRO DE INMUNOENSAYO, en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Los signos en conflicto pueden “coexistir pacíficamente en el mercado (…) sin que se genere confusión en el público consumidor (…)”. Además, “la expresión SUMA es de uso común en la conformación de marcas que identifican productos y servicios relacionados con el área de salud”.

   3. Aunque los signos en conflicto compartan la expresión SUMA “sus demás elementos permiten su clara identificación: En primer lugar, los elementos gráficos de los signos en conflicto son COMPLETAMENTE DIFERENTES (…). En segundo lugar, los signos en conflicto poseen también diferencias ortográficas y fonéticas sobresalientes (…) la inclusión de las expresiones TECNO e INTERNACIONAL en el signo solicitado para registro por la sociedad CENTRO DE INMUNOENSAYO resultan determinantes para permitir la identificación de los signos (…)”.

   4. “(…) la entidad demandada dejó de considerar un hecho que demuestra que la coexistencia de los signos (…)” en conflicto “es perfectamente posible sin generar confusión en el público consumidor: existen ya registradas varias marcas, a nombre de diferentes titulares, que contienen la expresión SUMA, todas ellas en clases que cubren productos y servicios RELACIONADOS CON EL ÁREA DE LA SALUD”.

   5. Finalmente, afirma que es titular de la marca SUMA (mixta) para distinguir productos de la Clase 9 y que esta marca ha coexistido pacíficamente en el mercado con la marca sobre la base de la cual se niega el registro.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. “(…) es evidente que ‘TECNOSUMA INTERNACIONAL’ (mixta), si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘TECNOSUMA INTERNACIONAL’ (mixta solicitada) y ‘SUMA EMERGENCIAS’ registrada resulta indudable que presentan similitudes capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

   3. El signo “‘TECNOSUMA INTERNACIONAL’ reproduce el elemento esencial de la parte denominativa de la marca registrada ‘SUMA EMERGENCIAS’ existiendo en consecuencia semejanzas entre los signos enfrentados”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad SUMA EMERGENCIAS S.A. tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo TECNOSUMA INTERNACIONAL (mixto), para distinguir servicios de la Clase 44, fue el 18 de enero de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486; y, de conformidad con la norma comunitaria, de oficio se interpretará el artículo 150 de la misma Decisión por ser aplicable al caso concreto; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

   (…)

   .

   1. La marca y los requisitos para su registro.

      El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

      Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos...