PROCESO 60-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 60-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 84 de la misma Decisión.

Marca: ORANGINE CHICA+GRÁFICA.

Actor: sociedad PEPSICO INC.

Proceso interno Nº 6836-00-S.T.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal h) y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 6836-00-S.T.

El auto de 01 de septiembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad PEPSICO INC.

   Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   Tercero interesado: sociedad ORANGINE S.A.

2. Hechos.

   1. El 27 de febrero de 1996, la sociedad ORANGINE S.A. solicitó el registro como marca del signo ORANGINE CHICA+GRÁFICA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 373. Contra dicha solicitud, la sociedad PEPSICO INC. presentó observación sobre la base de las marcas PEPSI Y DISEÑO, PEPSI LIGHT Y DISEÑO, DIET PEPSI Y DISEÑO Y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI, registradas a su favor, para distinguir productos de las Clases 29, 30, 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Administrativa Nº 973028 de 8 de septiembre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, declaró infundada la observación presentada por la sociedad demandante y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo ORANGINE CHICA+GRÁFICA solicitado por la sociedad ORANGINE S.A. para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. De esta manera, la sociedad PEPSICO INC. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la mencionada Resolución Administrativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad PEPSICO INC. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Las marcas de la sociedad PEPSICO INC. sobre la base de las cuales se presentan las observaciones son notoriamente conocidas.

   2. El signo solicitado a registro ORANGINE CHICA+GRÁFICA y concedida como marca “no es suficientemente distintiva de las famosas y notoriamente conocidas marcas PEPSI Y DISEÑO, PESI LIGTH Y DISEÑO, DIET PEPSI Y DISEÑO Y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI DE PROPIEDAD DE PEPSICO INC, pues el signo solicitado contiene en la gráfica, entre las palabras CHICA, un círculo conformado por un diseño de barra ondulada horizontal, en cuya mitad se ha colocado la palabra ORANGINE” similar al diseño de sus marcas.

   3. Se ha violado el artículo 82 literal h) de la Decisión 344 ya que “Si no existe suficiente distintividad entre los signos en conflicto, el público consumidor y los medios comerciales, sin duda, van a confundirse por el uso del diseño que pretende registrar ORANGINE S.A., creyendo que los productos provienen de PEPSICO, INC., puesto que sus diseños son muy semejantes. Cabe señalar, que ambos signos protegen especialmente aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, lo cual produciría una mayor confusión”.

   4. Se presentó observación al registro del signo solicitado en vista a que se “consideró que se debía proteger al público consumidor que iba a ser inducido a error o confusión frente a un eventual registro de dicha marca, la cual ha sido solicitada para proteger productos de la misma naturaleza que los de las famosas y notoriamente conocidas marcas PEPSI y DISEÑO, PEPSI LIGHT Y DISEÑO, DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI Y DIET PEPSI Y DISEÑO, destinadas a proteger especialmente aguas minerales y gaseosas”.

   5. Se ha violado el artículo 83 de la Decisión 344, cita los literales a), h) y e).

   6. Entre los signos en conflicto existe “una confusión gráfico-visual entre los signos en conflicto, originada por la identidad o similitud de los diseños (…)” y también se da una “confusión ideológica”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contestó la demanda manifestando: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Me ratifico en la Resolución Nº 0973028 (…)”.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda esgrimiendo los siguientes argumentos:

   1. “Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda”.

   2. Entre los signos en conflicto “a primera vista se puede observar que no existen similitudes determinantes, pues son dos denominaciones que se pronuncian y escriben de manera totalmente diferente, analizadas las marcas en controversia en forma conjunta se infiere que carecen de similitud gráfica y fonética, no existiendo por lo tanto competencia desleal ni aprovechamiento del prestigio de las marcas de fábrica del observante, existen varios elementos diferenciadores entre las denominaciones en conflicto, obviamente el signo ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA es novedoso y por lo tanto crea una idea nueva entre el público consumidor”.

   3. Por estas consideraciones, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo solicitado.

   El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del señor Procurador, contesta la demanda manifestando que acude “Con el fin de vigilar las actuaciones jurídicas en este proceso”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad ORANGINE S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando:

   1. Absoluta legalidad de la resolución impugnada, pues “no se ha omitido ninguna solemnidad sustancial (…)”; además, dicha resolución ·está debidamente motivada y con suficientes fundamentos como para rechazar la observación y conceder el título de registro de la marca ‘ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA”.

   3. El signo solicitado a registro es suficientemente distintivo respecto a las marcas observantes y “De la simple observación sucesiva y no simultánea de las marcas en conflicto, tomando en cuenta al consumidor medio (…) podemos concluir que tanto los colores como las figuras son diametralmente diferentes y nunca el comprador, por más despistado que sea, confundirá el producto marcado con ‘CHICA ORANGINE’ de la compañía ecuatoriana ORANGINE S.A. con un producto marcado con ‘PEPSI’ de la compañía norteamericana PEPSICO INC.”.

   4. Que tiene el registro de signos como DISEÑO DE ETIQUETA ORANGINE, ORANGINE ETIQUETA, ORANGINE Y DISEÑO lo que “hace que posea el derecho exclusivo sobre tales marcas y le permite con pleno derecho que ‘ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA’, que es una variación de las marcas registradas con anterioridad, sea registrada”. Y que además, tiene registrada la marca ORANGINE CHICA (denominativa) por lo que “tiene ya derechos adquiridos sobre la denominación (…) y esto le permite que pueda poseer registro semejantes, sin incurrir en ninguna prohibición legal”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal h) y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo ORANGINE CHICA +GRÁFICA fue el 27 de febrero de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria se interpretará de oficio el artículo 84 de la misma Decisión y no se interpretará el artículo 82 literal h) por no ser aplicable al caso concreto; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

      (…)

      Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

      Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios...