PROCESO 67-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 67-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 150 y 159 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.

Marca: “ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.” (mixta).

Expediente Interno N° 2008-00116.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintiséis (26) de agosto de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO –SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad ELETTRONICA S.P.A.

2. Actos demandados

   La sociedad ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 23441 de 31 de julio de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.

   - Resolución No. 31820 de 27 de septiembre de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 40706 de 30 de noviembre de 2007, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 23441 de 31 de julio de 2007.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   - El 3 de octubre de 2006, la sociedad ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. solicitó el registro del signo “ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - El 30 de noviembre de 2006, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 570.

   - No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

   - El 31 de julio de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 23441, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.; se fundamentó en el registro previo de la marca “ELETTRONICA-MIND IS THE FIRST DEFENSE” (mixta).

   - El 14 de agosto de 2007, la sociedad ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

   - El 27 de septiembre de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 31820, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - El 30 de noviembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 40706, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 23441 de 31 de julio de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   b) Fundamentos de la Demanda

   La sociedad ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “La Superintendencia de Industria y Comercio (…) no hace un examen minucioso del signo, lo fracciona limitando la comparación de los signos a las expresiones ELT vs. ELT, omitiendo otros elementos que hacen parte del signo como lo son las expresiones ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. y ELETTRONICA-MIND IS THE FIRST DEFENSE y el diseño característico que acompaña a cada signo, desconociendo las reglas que deben aplicarse cuando se comparan o cotejan marcas similares, pues la marca solicitada goza de la suficiente distintividad y novedad para ser concedido su registro”.

   - “Los fundamentos que negaron el registro de la marca ‘ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. + DISEÑO, de mí (sic) representada se caracterizan porque violan el principio de seguridad jurídica y uniformidad de los actos administrativos, pues, no obstante a la autonomía que tiene el Funcionario para determinar y establecer la semejanza de los signos, debe atender y observar ciertas reglas establecidas por la doctrina y Jurisprudencia que son las que garantizan un fallo equitativo y ajustado a derecho”.

   - “Resulta evidente que la lectura de la expresión ‘ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.’ + Diseño por ligera, espontánea o rápida que sea, no genera una sensación de semejanza ni de identidad de sonido a la generada por la lectura de la expresión ‘ELT ELETTRONICA – MIND IS THE FIRST DEFENSE’ pues nótese tan disímiles terminaciones de los signos que adicionalmente están en idiomas diferentes”.

   - “(…) es fundamental que ese Honorable Consejo considere y tenga en cuenta, (…), el acuerdo de coexistencia suscrito entre las sociedades ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. sociedad solicitante de la marca ‘ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.’ + Diseño y ELETTRONICA S.P.A. sociedad titular de la marca ‘ELT MIND IS THE DEFENSE’ + Diseño base de la negativa”.

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “(…) la (sic) marcas ‘ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A. (mixta solicitada), clase 9 presentan (sic) semejanzas con la marca ‘ELT ELETTRONICA MIND IS THE FIRST DEFENSE’ clase 9, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión en el público consumidor”.

   - “(…) la marca solicitada reproduce las letras ELT de la marca previamente solicitada, que constituye el elemento predominante, sin que las expresiones que adiciona la primera, es decir, ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A., le proporcionen la suficiente distintividad, ya que ocupan un lugar secundario debido a su disposición, tamaño y color amarillo que resulta difícilmente perceptible (…)”.

   - “En las marcas en debate en las cuales predomina el elemento denominativo, se tiene que las marcas mixtas amparan productos comprendidos en la clase 9, existiendo en consecuencia relación entre los servicios y productos pretendidos, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos (…)”.

   - “(…) en cuanto a la argumentada coexistencia pacífica de las marcas en debate, expuesta por la parte demandante, es de precisar que ello no impide el ejercicio de la Superintendencia de Industria y Comercio para determinar la registrabilidad o irregistrabilidad en cada caso particular, del signo solicitado, con el fin de proceder a su negación o concesión (…)”.

   d) Tercero Interesado

   La sociedad ELETTRONICA S.P.A., de acuerdo con el informe presentado por la consultante, no contestó la demanda.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 26 de agosto de 2011.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS S.A.” (mixto) fue presentada el 3 de octubre de 2006, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta...