PROCESO 62-IP-2011

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 62-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 82 literales d) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad SANOFI SYNTHELABO.

Marca: “TICLOGREL”” (denominativa).

Expediente Interno N° 2002-00117.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a uno (1) de septiembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dieciocho (18) de agosto de 2011.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes

    Demandante: la sociedad SANOFI SYNTHELABO.

    Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA –SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

    Tercero Interesado: la sociedad HEALTHCO LIMITED.

  3. Actos demandados

    La sociedad SANOFI SYNTHELABO plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

    - Resolución No. 28180 de 31 de octubre de 2000, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la observación presentada por la sociedad SANOFI SYNTHELABO y conceder, en consecuencia, el registro del signo “TICLOGREL” (denominativo) para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad HEALTHCO LIMITED.

    - Resolución No. 13218 de 26 de abril de 2001, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

    - Resolución No. 28109 de 30 de agosto de 2001, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28180 de 31 de octubre de 2000.

  4. Hechos relevantes

    a) Los hechos:

    - El 7 de abril de 2000, la sociedad HEALTHCO LIMITED solicitó el registro del signo “TICLOGREL” (denominativo) para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

    - El 29 de mayo de 2000, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 492.

    - La sociedad SANOFI SYNTHELABO presentó observación a la solicitud de registro mencionada. Se fundamentó en que el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 82 literales d) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponden al artículo 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    - El 31 de octubre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 28180, por medio de la cual resolvió declarar infundada la observación presentada por la sociedad SANOFI SYNTHELABO y conceder, en consecuencia, el registro del signo “TICLOGREL” (denominativo) para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad HEALTHCO LIMITED.

    - La sociedad SANOFI SYNTHELABO interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

    - El 26 de abril de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 13218, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

    - El 30 de agosto de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 28109, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28180 de 31 de octubre de 2000, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

    b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

    La sociedad SANOFI SYNTHELABO, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

    - “Si se autoriza el registro de la marca TICLOGREL, compuesta por dos partículas que pertenecen a dos diferentes principios activos, destinados para la misma función terapéutica, se estaría induciendo al profesional de la salud, quien prescribe medicamentos al consumidor, a creer que se trata de un medicamento en cuya composición se encuentra uno o ambos principios activos TICLOPIDINE y CLOPIDOGREL, y que el producto es un anti-agregante plaquetario por cuanto ambos principios activos tienen la misma indicación”.

    - “Si el medicamento efectivamente contiene estos principios activos, la marca resulta ser descriptiva y genérica; si el producto no contiene los mencionados principios activos, ni se trata de un anti-agregante plaquetario, la marca resulta ser engañosa”.

    - “Esta es la razón por la cual el análisis de registrabilidad de marcas destinadas a identificar productos de la clase 5, especialmente farmacéuticos, debe realizarse con miras a garantizar una efectiva protección de los intereses del público en general. Y es que para velar por el bienestar del consumidor ‘medio’ o el público en general, en el caso específico de los medicamentos, no puede desconocerse que el consumidor final de medicamentos hace uso de los mismos previa recomendación del médico, quien a su vez con frecuencia es asesorado por un químico farmacéutico”.

    - “(…) es claro que el signo TICLOGREL carece de distintividad, por cuanto se trata de la contracción de dos términos genéricos utilizados para identificar dos principios activos para la prevención de coágulos en la sangre, o anti-agregantes plaquetarios”.

    c) Contestación a la demanda

    La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

    - “(…) ‘TICLOGREL’ no es una expresión genérica, teniendo en cuenta que no aparece incluida como tal, en ninguno de los diccionarios o vademécum médicos; en conclusión el signo ‘TICLOGREL’ no describe en forma directa e indirecta la propiedad, las características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente y por lo tanto, no le son aplicables las causales de irregistrabilidad antes descritas”.

    - “(…) la expresión ‘TICLOGREL’ para distinguir productos comprendidos en la clase 5 existes (sic) elementos que aportan distintividad diferenciándola de los demás productos y que la hacen susceptible de registro marcario, además de ello, no indica de manera exclusiva los nombres de los genéricos sin llevar a constituirse en una designación genérica, siendo aplicable por el solicitante sin que vaya en detrimento de los demás competidores”.

    d) Tercero interesado

    La sociedad HEALTHCO LIMITED, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

    - “El signo TICLOGREL (Nominativa), no tiene un significado gramatical, no indica en forma precisa o usual la naturaleza o características de los productos comprendidos en la Clase 05, como tal no aparece en diccionarios o vademécums médicos como un término genérico en si (sic)”.

    - “La ‘genericidad de un signo en relación con un producto no depende de que se encuentre definido semántica y etimológicamente en un diccionario, sino de que tal palabra sea usada ‘usualmente y exclusivamente’ para describir los productos que distingue, TICLOGREL no es descriptivo de los productos comprendidos en la Clase 05 Internacional, no es del lenguaje corriente para describir productos comprendidos en la Clase 05 y no constituye información de los componentes o denota alguna propiedad o efecto de los productos que distingue, ya que es una nueva creación autónoma, independiente, distinta y muy diferente a los nombres genéricos de la Clase 05 Internacional”.

    - “La expresión TICLOGREL (Nominativa) no es usada en el mercado para describir una característica o cualidad de algunos productos de la Clase 05, en especial de los medicamentos; en otras palabras, no es una expresión descriptiva para algunos productos de esa clase”.

    - “Sí (sic) se tratara del uso de dos términos que pudieran considerarse genéricos pero cuya combinación forma una expresión suficientemente distintiva, que puede utilizarse como marca. Estaríamos ante un signo evocativo”.

    CONSIDERANDO:

  5. Competencia del Tribunal.

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 18 de agosto de 2011.

  6. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

    El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b), e i) de la...

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