PROCESO 61-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 61-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad EXPEDIA INC.

Marca: “X-PIDA” (su tiquete de Aires por teléfono irá como explicativa) (mixta).

Expediente Interno N° 2006-00116.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a uno (1) septiembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dieciocho (18) de agosto de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad EXPEDIA INC.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA –SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad EXPEDIA INC. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 001575 de 31 de enero de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad EXPEDIA INC. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “X-PIDA” (la frase “su tiquete de Aires por teléfono” irá como explicativa) (mixta) para distinguir “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”, servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Aerovías de Integración Regional S.A. Aires S.A.

   - Resolución No. 026643 de 14 de octubre de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmó la decisión anterior y ordenó la corrección de la clase bajo la cual se ampara los servicios comprendidos por la sociedad solicitante, referidos a la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 31295 de 25 de noviembre de 2005, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 001575 de 31 de enero de 2005.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 19 de mayo de 2004, la sociedad Aerovías de Integración Regional S.A. Aires S.A. solicitó el registro del signo “X-PIDA” (la frase “su tiquete de Aires por teléfono” irá como explicativa) (mixto), para distinguir “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”, servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 1 de junio de 2004, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 543.

      - La sociedad EXPEDIA INC. presentó oposición a la solicitud de registro mencionada sobre la base de los registros de la marca “EXPEDIA” (denominativa) para identificar productos en la clase 9 y servicios en las clases 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 31 de enero de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 001575, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad EXPEDIA INC. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “X-PIDA” (la frase “su tiquete de Aires por teléfono” irá como explicativa) (mixta) para distinguir “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”, servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Aerovías de Integración Regional S.A. Aires S.A.

      - La sociedad EXPEDIA INC. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

      - El 14 de octubre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 026643, por medio de la cual atendió el recurso de reposición, confirmó la decisión anterior y ordenó la corrección de la clase bajo la cual se ampara los servicios comprendidos por la sociedad solicitante, referidos a la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 25 de noviembre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 31295, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 001575 de 31 de enero de 2005, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad EXPEDIA INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Examinados los signos XPIDA y EXPEDIA con base en las anteriores reglas, encontramos que en este caso debe considerarse: (i) que los elementos gráficos de la marca XPIDA no son suficientemente diferenciadores dentro del conjunto del signo para dotar al signo de distintividad. (ii) que los signos son casi idénticos en su composición ortográfica habida cuenta que XPIDA contiene la totalidad de las letras que componen la marca EXPIDIA (sic). (iii) que los signos son casi idénticos a nivel fonético. (iv) Que las expresiones que componen las marcas enfrentadas están conceptualmente relacionadas entre sí, con lo cual se aumenta aún más el riesgo de confusión en el público consumidor al encontrarse con dos signos conceptualmente relacionados”.

      - “Es especialmente relevante establecer que la marca ha sido tradicionalmente pronunciada en inglés por ser una marca originaria de los Estados Unidos de América, que adicionalmente cuenta con un mercado compuesto por consumidores en Colombia que conocen la marca y la pronuncian en su idioma original, tal y como se conoce en el mercado. Esta pronunciación (…) es EXPÍ-DIA, donde la sílaba PE (pronunciada como PÍ) es tónica (…)”.

      - “(…) encontramos que las expresiones que componen las marcas enfrentadas están conceptualmente relacionadas entre sí, ya que las dos hacen directa referencia al concepto EXPEDIR, con lo cual se aumenta aún más el riesgo de confusión en el público consumidor al encontrarse con dos signos conceptualmente relacionados”.

      - “teniendo en cuenta los servicios que realmente ofrecen cada una de las empresas transporte aéreo de pasajeros debe prestarse especial atención a que existe identidad absoluta de los servicios protegidos, toda vez que la marca XPIDA se solicitó para proteger ‘Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías: organización de viajes’ dentro de la clase 39 y la marca EXPEDIA se encuentra registrada dentro de la misma clase 39 además de los registros adicionales dentro de las clases 9 y 41 que resultan complementarios dentro de su actividad”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) efectuado el examen de conjunto de las marcas enfrentadas ‘X-PIDA’ (mixta) (solicitada) y ‘EXPEDIA’ (nominativa) (solicitada) (sic) registradas (sic) para las clases 9, 39 y 41, no arrojan confusión, pues no presentan semejanzas, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden ortográfico y fonético suficientemente distintivos (…)”.

      - “Entre las dos expresiones en conflicto ‘X-PIDA’ y ‘EXPEDIA’ existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcarios (sic) concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

      - “(…) en el campo concertual (sic) encontramos que el contexto de cada marca es distinto, por cuanto la marca solicitada X-PIDA hace relación al presente del verbo expedir que significa ‘dar curso a las causas o negocios, pronunciar un auto de decreto’, mientras la expresión ‘EXPEDIA’, se trata de una expresión de fantasía y carente de significado”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad Aerovías de Integración Regional S.A. Aires S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) desde el punto de vista conceptual la denominación que forma parte del signo (…) no tiene ninguna similitud con la marca registrada de la sociedad accionante y (…) porque los elementos gráficos que acompañan a la expresión X-PIDA SU TIQUETE DE AIRES POR TELÉFONO son evocativos de un concepto, lo cual no sucede con la marca previamente registrada”.

      - “(…) los signos X PIDA SU TIQUETE DE AIRES POR TELÉFONO y EXPEDIA no son confundibles y, dado que la primera parte de la marca solicitada X PIDA, la cual fonéticamente se pronuncia EXPIDA, tiene significado conceptual en español, cuál (sic) es según el Diccionario de la Lengua Española el siguiente: EXPIDA, corresponde al imperativo en primera persona del singular, del verbo expedir (…). Por su parte, la marca previamente registrada EXPEDIA carece de significado propio y por tanto es una marca de fantasía respecto de las cuales es necesario aprehender su significado y asociarlo a los productos que pretende distinguir”.

      - “Con respecto al aspecto fonético de las expresiones en conflicto, es claro que la marca demandada se pronuncia EXPIDA y hace referencia al verbo expedir...