PROCESO 052-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 052-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135 literales e), f) y g), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: BENZACLIN (denominativa). Actor: DERMIK INTERNATIONAL HOLDING INC. Expediente interno: Nº 2003-00402.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, al primer día del mes de septiembre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 1481, de 20 de junio de 2011, recibido en este Tribunal el 24 de junio de 2011, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2003-00402.

El auto de admisión a trámite de fecha 18 de agosto de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: GALDERMA S.A.

      Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

      Terceros interesados: PROCAPS S.A. y AVENTIS PHARMACEUTICALS PRODUCTS, INC.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      2.1. Hechos:

      El 31 de julio de 2001, DERMIK INTERNATIONAL HOLDING INC solicitó el registro como marca del signo BENZACLIN (nominativa) para distinguir los productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 515, de 29 de abril de 2002. Contra dicha solicitud de registro se opusieron GALDERMA S.A. en base a la marca registrada BENZAC (nominativa) de la misma clase 5, y PROCAPS. S.A. con base en su marca registrada BETAZINC (denominativa) de la misma Clase 5.

      Mediante Resolución Nº 28986, de 13 de septiembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades PROCAPS S.A. en base a la marca BETAZINC (denominativa) y GALDERMA S.A. en base a la marca BENZAC (denominativa), y concedió el registro solicitado por DERMIK INTERNATIONAL HOLDING INC.

      Contra la anterior Resolución, la sociedad GALDERMA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución Nº 010785, de 28 de abril de 2003, se resuelve el recurso de reposición confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación.

      Mediante Resolución Nº 013236, de 21 de mayo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la resolución impugnada.

   3. Fundamentos de la Demanda:

      El actor GALDERMA S.A. argumentó la demanda en lo siguiente:

      - La marca BENZACLIN (denominativa) viola el requisito indispensable de la distintividad, y por lo tanto, viola los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      - Al comparar las marcas BENZACLIN y BENZAC, se aprecia que son marcas prácticamente iguales, pues la solicitante transcribió una a una las letras de la marca BENZAC, agregándole simplemente las letras LIN, por lo tanto la marca solicitada no tiene la suficiente fuerza distintiva. Además, el prefijo -LIN es genérico a nivel internacional para este tipo de productos, para principios activos farmacéuticos como PENICILINA y, por tanto, la sola adición de la terminación -LIN no bastará para diferenciar las dos marcas.

      - No se debería considerar el prefijo BENZ- sólo como descriptivo para preparaciones dermatológicas para el tratamiento del acné sino que el producto BENZAC contiene el principio activo “peróxido de benzoilo”. Sin embargo, el prefijo BENZ- hace parte de numerosas sustancias farmacéuticas y químicas, que no están destinadas a preparaciones dermatológicas para el tratamiento del acné, sino que están dedicadas a otros usos farmacéuticos humanos. Algunos productos que se les incorpora el mismo prefijo BENZ- no se limitan al campo de la dermatología, ejemplo de ello son las marcas BENZOMED y BENZO 25 para escabicidas o BENZIRIN para productos ginecológicos. Por consiguiente, no es cierto lo propuesto por la solicitante en cuanto a la descriptividad de la expresión BENZ- para los productos farmacéuticos dermatológicos.

      - Al conceder la marca, la Superintendencia de Industria y Comercio está perjudicando a la parte actora. Por lo tanto, al conceder la expresión BENZACLIN, la administración está permitiendo que se ocasione confusión entre los consumidores.

      - La similitud fonética y visual entre las marcas BENZACLIN (denominativa) y BENZAC (denominativa) puede presentar confusión por parte de los consumidores, pues éstos llegarían a creer que se está comercializando una nueva referencia de los productos de la actora.

      - Además, la confusión generaría problemas de seguridad para los pacientes por el hecho de que las prescripciones para productos farmacéuticos se escriben a mano y el nivel de errores podría aumentar durante la re-trascripción.

      - La sociedad AVENTIS PHARMACEUTICALS PRODUCTS INC, se está aprovechando del buen nombre que tiene la parte actora y de la tradición de sus productos.

   4. Fundamentos del demandado:

      La Nación Colombiana - Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda argumentando lo siguiente:

      - Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener en cuenta para las marcas farmacéuticas, se tiene que no existen semejanzas susceptibles de generar confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor; no obstante, las marcas comparten el prefijo BENZA, además de las diferencias en la longitud de las palabras, sus desinencias son diferentes (ACLIN vs AC) lo cual ante el consumidor medio representa la posibilidad de determinar que se trata de marcas diferentes que provienen de diferentes empresarios, sin que se presente riesgo de confusión o de asociación.

      - Las marcas que cubren productos farmacéuticos utilizan determinados prefijos y sufijos que aluden en forma indirecta a sus principios activos o hacen relación al objeto o fin del producto, los cuales se han convertido en expresiones de uso común que no pueden ser apropiados con carácter exclusivo por persona alguna.

      - Lo importante y esencial en el uso de prefijos comunes es que el segundo vocablo o denominación tenga un elemento distintivo que lo diferencie.

      - Una partícula de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros.

      - No existen semejanzas susceptibles de generar confusión o riesgo de asociación entre las marcas BENZACLIN (denominativa) y BENZAC (denominativa). La marca solicitada está estructurada por 9 letras y la marca registrada por 6 letras, siendo la estructura visualmente diferente.

      - Los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí. Por lo tanto, el criterio que se debe aplicar para analizar el riesgo de confusión es el de un consumidor especializado, quien será un profesional del área de la salud que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita.

      - A los canales de comercialización, la distribución de los productos que identifican estas marcas en cuestión no son de masiva distribución, en cuanto un consumidor medio no tendría acceso directo a él...