PROCESO 43-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 43-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad ALICORP S.A.

Marca: “LA VICTORIA” (denominativa).

Expediente Interno N° 2003-00275.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de trece (13) de julio de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   Demandante: la sociedad ALICORP S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA –SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad Panadería La Victoria Gómez Jaramillo Ltda.

2. Actos demandados

   La sociedad ALICORP S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Resolución No. 12377 de 19 de abril de 2001, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto y revocó la decisión contenida en la Resolución No. 4722 de 28 de febrero de 1995, concediendo, en consecuencia, el registro del signo “LA VICTORIA” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Panadería La Victoria Gómez Jaramillo Ltda.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos:

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 19 de febrero de 1980, la sociedad Industria Molinera La Victoria Ltda. solicitó el registro del signo “LA VICTORIA” (etiqueta) (representada por un horno característico de panadería, al centro del cual se destaca la figura estilizada de un panadero que simula salir del mismo con un exquisito pan, en la parte inferior derecha se aprecia la denominación ‘La Victoria’, marca registrada, en la parte superior central la denominación de uso común Ricopan, hacia la izquierda las denominaciones harina americana (las expresiones ‘Ricopan’ y ‘harina americana’ van como explicativas), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad Industria Molinera La Victoria Ltda. transfirió a la sociedad Alicorp S.A. la marca “LA VICTORIA” (etiqueta).

      - El 17 de noviembre de 1994, la sociedad Panadería La Victoria Gómez Jaramillo Ltda. solicitó el registro del signo “LA VICTORIA” (denominativo), para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsa para ensaladas); especias; hielo”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 22 de diciembre de 1994, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 411.

      - No se presentaron observaciones a la solicitud de registro.

      - El 28 de febrero de 1995, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 4722, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “LA VICTORIA” (denominativo), al considerar la existencia previa de la marca “AREPAS LA VICTORIA” y etiqueta.

      - La sociedad Panadería La Victoria Gómez Jaramillo Ltda. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

      - El 20 de octubre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 26215, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 19 de abril de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 12377, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y revocó la decisión contenida en la Resolución No. 4722 de 28 de febrero de 1995, concediendo, en consecuencia, el registro del signo “LA VICTORIA” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Panadería La Victoria Gómez Jaramillo Ltda., al considerar que el registro del signo “AREPAS LA VICTORIA” y etiqueta fue cancelado por Resolución No. 122 de 19 de enero de 2000; quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad ALICORP S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La decisión acusada perjudica la actividad comercial de mi cliente, toda vez que con ella se permite que coexistan en el mercado dos marcas exactamente iguales, distinguiendo productos de la misma clase y por lo tanto se ha visto privado de la protección que la ley establece respecto a los signos distintivos legalmente registrados”.

      - “La marca posteriormente solicitada por la sociedad Panadería La Victoria Gómez Jaramillo Ltda. es idéntica a la marca LA VICTORIA registrada desde 1992 y por lo tanto no debió concederse su registro, sin haber realizado previamente un examen de registrabilidad serio”.

      - “(…) la marca LA VICTORIA de la sociedad Panadería Gómez Jaramillo Ltda., está conformada por dos expresiones que coinciden con la marca primeramente registrada LA VICTORIA, lo que hace que se pronuncien, suenen y vean de manera idéntica, siendo, por lo tanto, fonéticamente confundibles”.

      - “El acto administrativo acusado violó de manera directa el artículo 150 de la Decisión 486 (…) por cuanto el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial actuó como si la norma no existiera; como si la obligación de realizar el examen de registrabilidad del signo no fuera obligatorio en el trámite de registro marcario (…)”.

      c) Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la decisión adoptada por la oficina nacional competente en el sentido de conceder el registro de la marca “LA VICTORIA” (nominativa) clase 30 a favor de la sociedad Panadería La Victoria Gómez Jaramillo Ltda., se fundamentó en el hecho de que la marca ‘AREPAS LA VICTORIA’ (…) había sido cancelada mediante la Resolución debidamente ejecutoriada No. 122 del 19 de enero de 2000”.

      - “(…) si se efectúa con detenimiento el correspondiente examen de confundibilidad de las marcas en controversia ‘LA VICTORIA’ (nominativa) y ‘LA VICTORIA’ (etiqueta), se concluye que las mismas no son exactamente iguales entre sí, pues basta con observar todos los elementos configurativos de la marca ‘LA VICTORIA’ (etiqueta) registrada actualmente bajo certificado 124397 con traspaso a favor de Alicorp S.A., sociedad que dentro de la oportunidad legal en que era oportuno no presentó observaciones a la solicitud de registro de la marca ‘LA VICTORIA’ clase 30, solicitada por la Sociedad Panadería La Victoria Gómez Jaramillo Ltda.”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad Panadería La Victoria Gómez Jaramillo Ltda., en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca solicitada no fue y no es LA VICTORIA, como marca nominativa, tal como equivocadamente lo expresa la parte demandante en su demanda, sino que se trata de una marca totalmente diferente, consistente en un conjunto mixto y compuesto”, donde se resaltan los siguientes elementos: RICOPAN (nominativa), HORNO (figurativo), PANADERO (figurativo), HARINA AMERICANA (nominativa), LA VICTORIA (nominativa.)

      - “El elemento nominativo constituido por la expresión LA VICTORIA, aunque es un elemento verbal, carece de importancia dentro de la etiqueta registrada, por varias razones, porque no es preponderante, porque no se destaca en el conjunto marcario, porque está presentada en una proporción mínima en relación con el conjunto de la etiqueta, y porque su visibilidad es mínima”.

      - “En el caso sub judice la verdad procesal es que único (sic) conflicto aparece, ya sea real y verdaderamente planteado, ya sea errónea o falsamente planteado por la parte demandante, en su demanda, es, única y exclusivamente, el citado primer caso, a saber, marca nominativa simple frente a una marca nominativa simple, es decir, LA VICTORIA (nominativa simple) frente a LA VICTORIA (nominativa simple)”.

      - “La sociedad Panadería La Victoria Gómez Jaramillo Ltda. es titular del doble derecho de Propiedad sobre el nombre comercial y sobre la enseña comercial PANADERÍA LA VICTORIA, para distinguir productos de la clase 30 y servicios de la clase 42 (hoy clase 43) de la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza”, (…) y de los registros marcarios “LA VICTORIA” (mixta y denominativa), con lo cual pretende probar “la coexistencia pacífica de los signos en conflicto”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal.

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación...