PROCESO 53-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 53-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. - SYNTHES S.A.

Marca: “SYNFRAME” (denominativa).

Expediente Interno N° 2005-00205.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a uno (1) septiembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dieciocho (18) de agosto de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. - SYNTHES S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA –SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad JOHNSON & JOHNSON.

2. Actos demandados

   La sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. - SYNTHES S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 022278 de 9 de septiembre de 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “SYNFRAME” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. - SYNTHES S.A.

   - Resolución No. 30135 de 30 de noviembre de 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 004316 de 28 de febrero de 2005, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 022278 de 9 de septiembre de 2004.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 25 de febrero de 2004, la sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. - SYNTHES S.A. solicitó el registro del signo “SYNFRAME” (denominativo), para distinguir “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura, toda clase de equipos médicos”, productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 31 de marzo de 2004, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 538.

      - No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

      - El 9 de septiembre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 022278, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “SYNFRAME” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. - SYNTHES S.A. Se fundamentó en la existencia previa de la marca “TI-FRAME” (denominativa).

      - La sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. - SYNTHES S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

      - El 30 de noviembre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 30135, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 28 de febrero de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 004316, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 022278 de 9 de septiembre de 2004, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. - SYNTHES S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la marca ‘SynFrame’ (Nominativa), clase 5ª (sic), es COMPLETAMENTE DISTINTIVA ya que permite distinguirse de las otras marcas, individualizar sus productos o servicios, e identificar su origen, procedencia o calidad, sin dar lugar a confusión o engaño, por lo tanto identifica sus productos de otros en el mercado, evitando confusión o engaño”.

      - “Con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad consideramos que una vez examinados en su conjunto los signos en confrontación Synframe (Nominativo) vs. TI-FRAME (Nominativo), de forma sucesiva y no simultáneamente, no arroja confusión, pues es claro que no presentan similitudes ya que cada uno de los signos confrontados posee elementos distintivos suficientes que produce una impresión de conjunto diferente con características propias, lo que les permite coexistir pacíficamente en el mercado e impide la confusión (…)”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el signo ‘SYNFRAME contrariamente a lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de la marca ‘SYNFRAME (solicitada) frente a ‘TLI-FRAME (sic) registrada (…) resulta indudable que presentan similitudes gráficas, fonéticas y auditivas, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

      - “La coexistencia de las marcas en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que marca (sic) solicitada (…) comprende los mismos productos de la clase 5 (sic) que amparan la marca registrada (…)”.

      - “(…) en cuanto a la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas cabe señalar que cada caso es independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional competente a determinado pronunciamiento y verse afectado el poder discrecional de la administración (…)”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad JOHNSON & JOHNSON, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La decisión que adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajusta a la ley por cuanto la expresión SYNFRAME, cuyo registro quiso obtener la actora incurre en la causal de irregistrabilidad (…) por asemejarse a la marca TI-FRAME, solicitada, registrada y vigente a favor de mi poderdante, con anterioridad a la presunta solicitud presentada por la actora”.

      - “El signo SYNFRAME solicitado por la actora, no es distintivo, y por ello no puede gozar de la protección que da nuestra carta magna”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 18 de agosto de 2011.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “SYNFRAME” (denominativo), fue presentada el 25 de febrero de 2004, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 150 (Examen de Registrabilidad y Debida Motivación) de la mencionada Decisión 486, en tanto que resulta pertinente para la resolución del presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de...