PROCESO 056-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 056-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: MISTER CLEAN (mixta). Actor: CLEAN MASTER LTDA. Expediente interno: Nº 2007-00239.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer día del mes de septiembre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 1486, de 20 de junio de 2011, recibido en este Tribunal el 29 de junio de 2011, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2007-00239.

El auto de admisión a trámite de fecha 18 de agosto de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: CLEAN MASTER LTDA (antes SERVIMASTER LTDA.)

      Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

      Tercero interesado: MISTER CLEAN S.A. (ANTES MISTER CLEAN LTDA.).

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      2.1. Hechos:

      El 21 de noviembre de 2003, MISTER CLEAN S.A. solicitó el registro como marca del signo MISTER CLEAN (mixto) para distinguir los servicios de desinfección, aseo y mantenimiento de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

      El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 545, de 29 de octubre de 2004. Contra dicha solicitud de registro se opuso CLEAN MASTER LTDA. en base a la marca registrada CLEAN MASTER (mixta) de productos de preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar, y raspar de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      Mediante Resolución Nº 029375, de 30 de octubre de 2006, se declaró infundada la oposición presentada por CLEAN MASTER LTDA y se concedió el registro solicitado por la sociedad MISTER CLEAN S.A.

      Mediante Resolución Nº 34305, de 14 de diciembre de 2006, se resuelve el recurso de reposición confirmando la resolución impugnada.

      Mediante Resolución Nº 03200, de 12 de febrero de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resuelve el recurso de apelación confirmando la resolución impugnada.

   3. Fundamentos de la Demanda:

      La sociedad CLEAN MASTER LTDA. argumentó la demanda en lo siguiente:

      - La marca MISTER CLEAN (mixta) no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

      - La marca solicitada MISTER CLEAN (mixta) y la marca opositora CLEAN MASTER (mixta) guardan total identidad en la palabra CLEAN y similitud evidente entre las palabras MISTER y MASTER, donde el cambio de una letra por otra, no le da la suficiente fuerza semántica para distinguir un signo y otro. Asimismo, el signo solicitado es una simple transliteración de la marca opositora, donde la sociedad solicitante simplemente invierte los elementos, pero no agrega ninguno que sea lo suficientemente distintivo para que sea registrable.

      - Aunque las palabras MISTER y MASTER tienen significados distintos en el inglés, se está partiendo de la idea equivocada de que el público consumidor sabe perfectamente inglés y conoce el significado de las dos palabras. Aún si el consumidor conoce el significado de las dos palabras, igualmente se presentará el riesgo de confusión, porque se trata de dos palabras cuyo significado en el contexto en que se encuentran, hacen alusión a algo que denota superioridad, y porque el consumidor no se va a detener a pensar en el significado exacto de las palabras, simplemente lo va a adquirir pensando que se trata de un mismo fabricante.

      - No obstante de tratarse de clases diferentes, los productos distinguidos con la marca opositora CLEAN MASTER (mixta), y los servicios distinguidos con la marca solicitante MISTER CLEAN (mixta), tienen una clara conexión competitiva, pues CLEAN MASTER (mixta), tiene productos para preparaciones para blanquear, para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, aceites, perfumería de la Clase 3, y MISTER CLEAN (mixta) tiene servicios de aseo y mantenimiento, de la Clase 37.

   4. Fundamentos del demandado:

      La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - El acto administrativo a través del cual se concedió el registro de la marca, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, pues del estudio se concluyó que la expresión MISTER CLEAN tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjutual de los signos comparados con la expresión CLEAN MASTER, es claro que no presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error.

      El tercero interesado, MISTER CLEAN S.A. señaló lo siguiente:

      - En el presente caso, las palabras MISTER y MASTER presentan coincidencia de vocales en la segunda sílaba, lo cual no infiere la confudibilidad de las mismas.

      - Hay unas diferencias fonéticas y gramaticales, como quiera que la palabra MISTER, significa en el español, SEÑOR, y MASTER, significa en español MAESTRO.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   “(…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo solicitado MISTER CLEAN (mixto). Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Teniendo en cuenta las Interpretaciones...