PROCESO 28-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 28-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literales a) y h), 224, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: SHEETROCK (denominativa).

Actor: sociedad A Y B MODULARES LTDA.

Proceso interno Nº 2002-00412.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135, 136, 172, 224, 225, 226, 227 y 228 de la Decisión 486, dentro del proceso interno Nº 2002-00412;

El auto de 4 de mayo de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad A Y B MODULARES LTDA.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY.

2. Hechos.

   1. El 13 de marzo de 2001, la sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo SHEETROCK (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 503 de 27 de abril de 2001. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad A Y B MODULARES LTDA. sobre la base de su marca TABLAROCA (nominativa) registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº 34478 de 25 de octubre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición y negó el registro del signo solicitado. La sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 01085 de 25 de enero de 2002, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 13526 de 30 de abril de 2002, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 34478 y, en consecuencia, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad A Y B MODULARES LTDA. y concedió el registro del signo SHEETROCK (nominativo) a favor de la sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad A Y B MODULARES LTDA. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada se han violado los artículos 134, 135, 136, 172, 224, 225, 226, 228 y demás de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Se ha violado el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 ya que “La marca SHEETROCK (N) (…) ES LA TRADUCCIÓN de la marca TABLA ROCA (sic) (N), lo que la hace confundible conceptualmente, con la marca de la cual es titular mi agenciada para distinguir productos relacionados con los de la clase 19 internacional, al igual que confunde al consumidor medio, con respecto al origen empresarial de los productos, y desmotiva la inversión que el titular de la marca TABLAROCA (N) (…) ha hecho para difundir y publicitar sus productos, que hoy la han llevado a ser notoriamente conocida dentro del mercado colombiano”.

   3. “(…) la marca SHEETROCK (N) (…) es una palabra compuesta de otro idioma que al traducirla evoca directamente, y sin equívocos, la marca anteriormente registrada y notoriamente conocida TABLAROCA (N) (…) lo que impide que pueda ser registrada”. Que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 19 por lo que “deben tener elementos que las hagan realmente distintivas entra ellas, cosa que no ocurre con la marca SHEETROCK (N) (…)”. Agrega que el signo solicitado “NO cumple los requisitos exigidos por la Decisión 486 (…)”.

   4. Se violaron los artículos 134 primer párrafo y 135 literales a), b) e i) de la Decisión 486, ya que la marca, SHEETROCK (nominativa) “tiene la misma significación que otra anteriormente registrada TABLAROCA, no cumple con el requisito de distintividad extrínseca (…)”. Añade que el signo solicitado SHEETROCK “es una expresión en un idioma extranjero, compuesta y al traducirla evoca la marca ya registrada en nuestro país TABLAROCA (N) (…) lo que hace confundibles las marcas (…)”.

   5. Violación de los artículos 224, 225, 226, 227 y 228 de la Decisión 486 pues la marca TABLAROCA (nominativa) es notoriamente conocida.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en ninguna violación de normas de carácter legal, constitucional o supranacional”.

   2. Con fundamento en los criterios jurisprudenciales del Tribunal Andino y a los criterios legales “efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘TABLAROCA’ y ‘SHEETROCK’ no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, fonético y auditivo suficientemente distintivos adicionando a ello que los signos no necesariamente coinciden en su evocación conceptual, tal y como lo manifestó oportuna y acertadamente la Oficina Nacional Competente”.

   3. Respecto a que el signo solicitado SHEETROCK sea una transcripción del signo TABLAROCA hace referencia a lo citado por la Superintendencia en la Resolución Nº 13526 en sentido de que “si bien es cierto que el término SHEETROCK podrá definirse como lámina de piedra, como primera medida, ni es la traducción literal ni evoca en la mente del consumidor la marca registrada TABLAROCA, y por otro lado, no es un término de fácil comprensión para el público consumidor medio, quien no se vería inducido a error en caso de coexistir las marcas en el mercado (…)”.

   4. El signo solicitado “tiene la suficiente fuerza distintiva, por tanto al realizar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

   5. Sobre el argumento de que la marca opositora TABLAROCA (nominativa) sea notoriamente conocida “tal circunstancia no fue invocada, alegada o probada por el demandante dentro de la actuación administrativa (…). En este sentido reiteramos que, no basta afirmar que el uso de la marca es notorio, sino que corresponde a quien hace semejante aseveración probarlo de manera suficiente en la instancia respectiva, conforme a las reglas de la carga de la prueba”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda esgrimiendo los siguientes argumentos:

   1. Sobre la violación del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 señala que estos artículos no fueron violados pues “la palabra SHEETROCK no traduce literalmente en TABLAROCA, y el consumidor promedio de uno y otro producto no va a pensar que se tratan de una misma marca, ni pensará en una inexistente similaridad, ni mucho menos que se trata de un mismo empresario. SHEETROCK y TABLAROCA son palabras totalmente distintas desde cualquier punto de vista, y una interpretación lingüística en tal sentido es no menos que acomodaticia”.

   2. “La marca SHEETROCK no es la traducción literal de la marca TABLAROCA, no evoca a pensar en la marca TABLAROCA, además el consumidor no se tomará el tiempo para llevar a cabo una traducción pues no es un término de fácil comprensión y por consiguiente no le interesará su significado, simplemente pensará que se trata de una marca diferente e independiente de la marca TABLAROCA que ni conceptual, ni ortográfica, ni fonéticamente se confunden (…)”.

   3. Respecto a la violación del artículo 134 primer párrafo y 135 literales a), b) e i) la marca SHEETROCK “goza de suficiente distintividad frente a TABLAROCA. Nadie (…) y mucho menos el consumidor promedio asocia una y otra marca, ya que desde todo punto de vista (…) son diferentes”. Por lo tanto, “al no existir ni generar confusión alguna las marcas en conflicto, no existe riesgo alguno de asociación en el origen empresarial de los productos a distinguir por las marcas SHEETROCK y TABLAROCA”.

   4. Sobre la violación de los artículos 224, 225, 226, 227 y 228 de la Decisión 486 dice que dichos artículos no fueron violados pues “la marca TABLAROCA no ha sido declarada como notoria (…)” pues la sociedad actora no probó que su marca TABLAROCA sea notoriamente conocida.

   5. Haciendo un resumen que existen evidentes diferencias ortográficas, fonéticas y visuales entre los signos en conflicto. Además, de la diferencia en el origen empresarial de los productos distinguidos por las marcas en conflicto, lo cual hace que no se presente riego de confusión entre los signos en disputa.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135, 136, 172, 224, 225, 226, 227 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de...