PROCESO 17-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 17-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literales a) y b), 190, 191 y 192 de la misma Decisión.

Marca: PROBEST (mixta).

Actor: sociedad LABORATORIOS BEST S.A.

Proceso interno Nº 2006-00012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a las normas “consagradas en los literales a) y b), de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 (…)”, dentro del proceso interno Nº 2006-00012;

El auto de 27 de abril de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad LABORATORIOS BEST S.A. actuando mediante Agente Oficioso.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad NANCY INTERNACIONAL S.A.

2. Hechos.

   1. El 26 de agosto de 2003, la sociedad NANCY INTERNACIONAL S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PROBEST (mixto), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 533 de 31 de octubre de 2003. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad LABORATORIOS BEST S.A. sobre la base de su marca BEST (mixta) registrada para distinguir productos de la Clase 5 y de su nombre comercial LABORATORIOS BEST S.A.

      En los hechos narrados por la parte actora, se señala que la sociedad LABORATORIOS BEST S.A. basó su oposición, también, en su familia de marcas compuesta por el prefijo BEST: BESTIMFAL, BESTDIAR, BESTSURE Y BEST NUTRIN. Sin embargo, en la Resolución 27294 de 29 de octubre, se manifiesta que la oposición se basó en el registro de la marca BEST (mixta) y del nombre comercial, LABORATORIOS BEST S.A., tal como se explica en el párrafo anterior.

   3. Por Resolución Nº 27294 de 29 de octubre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado. La sociedad LABORATORIOS BEST S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 02193 de 7 de febrero de 2005, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 14686 de 24 de junio de 2005, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución Nº 27294. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La Agente Oficiosa de la sociedad LABORATORIOS BEST S.A. señora Giovanna Fernández Orjuela, en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violaron los artículos 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. En el caso concreto se debería dar mayor importancia al aspecto fonético del signo y en este sentido la Superintendencia “se equivocó en este estudio, toda vez, que dentro de su análisis de confundibilidad, le dio preponderancia única y exclusivamente al aspecto visual, dejando de un lado el aspecto fonético y auditivo que es el que se ha debido tener como preponderante (…). Igualmente la Superintendencia de Industria y Comercio, dejó de un lado el rigor con el que se debe hacer el análisis de una marca farmacéutica” ya que realiza un análisis que nunca realizaría un consumidor medio.

   3. Recalca lo ya manifestado en el sentido de que la Superintendencia “ignoró dentro de su análisis, la percepción auditiva que puede tener un consumidor respecto de los signos cotejados, que para el presente caso, es la que juega el papel determinante dentro del análisis de registrabilidad y es la que va a predominar en el análisis o juicio que hace el consumidor al adquirir el producto” por lo tanto el signo solicitado a registro y concedido “es muy similar a la marca previamente registrada y al nombre comercial protegido (…)”.

   4. En efecto, “el fonema PRO, es una expresión que no le da suficiente distintividad al signo BEST. Por lo tanto, el estudio de confundibilidad y el análisis de registrabilidad se ha debido centrar sobre los aspectos fonéticos de los signos confrontados BEST y PROBEST, descartando todos los otros elementos que componen los signos cotejados”. Añade, que la confundibilidad también se daría desde el punto de vista empresarial, “en menoscabo de la reputación y posicionamiento que se ha logrado por parte de la sociedad LABORATORIOS BEST S.A., de su marca y de su nombre comercial”.

   5. Agrega, que “(…) la identidad de los signos en disputa y de los productos que se pretenden amparar resultan evidentes y en consecuencia, la marca solicitada, no puede coexistir con la previamente registrada y con los derechos que de ella se derivan”.

   6. Finalmente, “la marca BEST (Tipo Mixta) fue otorgada con los derechos inherentes de exclusividad que otorga todo registro marcario. En consecuencia, no es cierto que no se haya otorgado exclusividad sobre la expresión. La exclusividad se otorgó sobre la totalidad del conjunto marcario, el cual incluye, por supuesto, la expresión que lo acompaña”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Con fundamento en los criterios jurisprudenciales del Tribunal Andino y en los criterios legales “el signo ‘PROBEST’ para distinguir productos de la clase 5, a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

   3. Entre los signos en conflicto “existen elementos diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

   4. Añade que “debe tenerse en cuenta que la marca opositora ‘BEST’ consta de una letra ‘B’ característica dentro de la cual (sic) encuentran escritas las letras ‘EST’; por otra parte, la marca solicitada ‘PROBEST’ (mixta), clase 5, consta de la figura de un insecto tumbado con las patas arriba, y de la expresión PROBEST escrita en la parte inferior dentro de un rectángulo de fondo oscuro. Estos elementos figurativos, característicos de la marca solicitada ‘PROBEST’, difieren radicalmente de los elementos figurativos de la marca enfrentada. Así encontramos que la marca ‘PROBEST (MIXTA)’ si bien reproduce la expresión ‘BEST’ la acompaña el prefijo PRO, y de la gráfica de un insecto, que proporcionan indudablemente al prefijo marcario los elementos necesarios para que sea individualizada en el mercado”.

   5. La Superintendencia concedió el registro del signo solicitado en vista de que éste “cumplía con todos los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes (…)” y que “no existe ningún impedimento legal ni causal de irregistrabilidad (…)”. Lo que fue analizado al realizar el correspondiente examen de registrabilidad.

   6. Finalmente, sobre “la presunta violación del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 (…) aducida por la parte demandante es de señalar que entre el signo ‘PROBEST’ y el nombre comercial ‘LABORATORIOS BEST’ no existen semejanzas de forma que el consumidor se confunda o surja riesgo de asociación, como se estableció en los actos administrativos acusados”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad NANCY INTERNACIONAL S.A. tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los literales a) y b) de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo PROBEST (mixto), para...