PROCESO 014-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 014-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal b), 93, 95, 96, 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: CM MALACA (mixta).

Actor: señora NELLY MONTOYA S. E HIJOS Y CIA. LTDA. Proceso interno Nº 2005-00250-01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-00250-01;

El auto de 8 de abril de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad NELLY MONTOYA S. E HIJOS Y CIA. LTDA.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad COMPAÑÍA DE CAUCHOS MALACA LTDA.

2. Hechos.

   1. En los hechos remitidos por el Consultante y en los hechos descritos por la parte actora, se afirma que la sociedad NELLY MONTOYA S. E HIJOS Y CIA. LTDA. es titular del nombre comercial CAUCHOS MALACA desde 1972. Se manifiesta que a pesar de que la sociedad cambió varias veces de propietarios, siempre usó el nombre comercial mencionado. La actora, además, hace referencia al uso de la enseña comercial CAUCHOS MALACA.

   2. El 26 de agosto de 1999, la COMPAÑÍA DE CAUCHOS MALACA LTDA. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo CM MALACA (mixto), tanto para distinguir productos de la Clase 17 como servicios de la Clase 42.

   3. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 487 de 27 de diciembre de 1999. Contra dicha solicitud, no se presentaron observaciones.

   4. Por Resolución Nº 10962 de 29 de mayo de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado CM MALACA (mixto) para distinguir productos de la Clase 17.

   5. Por Resolución Nº 6429 de 27 de febrero de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado CM MALACA (mixto) para distinguir servicios de la Clase 42.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad NELLY MONTOYA S. E HIJOS Y CIA. LTDA. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por falta de aplicación toda vez que la marca CM MALACA (mixta) solicitada para distinguir productos de la Clase 17 y servicios de la Clase 42 “no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro (…)”.

   2. Como parte de los hechos, señala que el señor Luis Alberto Montoya López fundó el establecimiento denominado CAUCHOS MALACA, quien vendió el establecimiento a su esposa Ana Belén Sosa de Montoya. La mencionada señora, a su vez, vendió el establecimiento a la sociedad MONTOYA SOSA Y COMPAÑÍA S EN C. que cambió su nombre a MONTOYA SOSA Y COMPAÑÍA LTDA. Esta compañía entregó en dación de pago el establecimiento a la señora NELLY MONTOYA SOSA quien, finalmente, vendió el establecimiento a la sociedad NELLY MONTOYA S. E HIJOS CIA. LTDA.

   3. Debido a la “evidente similitud entre las marcas registradas y la enseña comercial CAUCHOS MALACA, previamente usada por la sociedad NELLY MONTOYA S. E HIJOS Y CIA LTDA., podemos concluir que la marca CM MALACA no es distintiva para identificar productos de la clase 17 y/o servicios de la clase 42 (…)”.

   4. También se violó el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 ya que “la enseña comercial CAUCHOS MALACA, ha sido usada ininterrumpidamente, por parte de diversas sociedades y personas jurídicas pero sin solución de continuidad, desde el año 1972 (…) que dicho establecimiento de comercio es el mismo establecimiento de comercio fundado y abierto al público en el año 1972 por el señor LUIS ALBERTO MONTOYA LOPEZ, para actividades comerciales de las clases 17 y 42 (…)”.

   5. “Las actividades realizadas a través del establecimiento de comercio CAUCHOS MALACA, son idénticas a las actividades que identifica la marca CM MALACA (…)” y que las “marcas registradas a favor de la sociedad COMPAÑÍA DE CAUCHOS MALACA LTDA, son similarmente idénticas a la enseña comercial CAUCHOS MALACA”.

   6. Tiene “derecho al uso exclusivo de la enseña comercial CAUCHOS MALACA, para distinguir actividades comprendidas en las clases 17 y 42, en virtud de haberla adquirido conjuntamente con el establecimiento de comercio y haberse usado continua e ininterrumpidamente desde 1972”. Por lo tanto, la sociedad actora “es la única legitimada para usar el signo CAUCHOS MALACA respecto de las actividades de las clases 17 y 42 (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Reconoce que “el derecho al uso exclusivo entre una marca y un nombre o enseña comercial idénticos o similares para identificar productos o servicios iguales o similares lo tendrá quien lo haya adquirido primero, en el caso de la marca al solicitar el registro y del nombre comercial desde el momento en que se usó por primera vez en el comercio”.

   3. Afirma que, “la parte demandada no presentó observaciones contra la solicitud de registro de la marca antes mencionada; además de lo anterior no obstante que en el observante ahora demandante pesaba la carga de la prueba, se tiene que dentro de la actuación administrativa en controversia no procedió a aportar prueba del uso real y efectivo de su nombre comercial que permitiera demostrar suficientemente su uso o su depósito ante la oficina nacional competente, antes de la presentación de la solicitud de ‘CAUCHOS MALACA’”.

   4. Por lo tanto, “resulta evidente que los signos ‘CAUCHOS MALACA’ para distinguir productos comprendidos en la clase 17 y servicios comprendidos en la clase 42 de la nomenclatura vigente es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic), la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria pues es suficientemente distintiva pues está conformada de (sic) elementos diferenciadores en su conjunto, que impide el riesgo de confusión en el público consumidor que concurre al mercado”.

   5. Finalmente, argumenta que existe indebida acumulación de pretensiones ya que la solicitud del signo “’CAUCHOS MALACA’ (nominativa) (sic) clase 17 se surtió dentro del expediente 99 054113 y bajo la vigencia de la Decisión 486 (sic) (…)”; mientras que “la actuación administrativa que concluyó con la concesión del registro de la marca ‘CAUCHOS MALACA’ clase 42 se adelantó bajo el expediente 2557548 (sic)” por lo que se trata de dos actuaciones administrativas distintas iniciadas bajo diferente normatividad en materia de propiedad Industrial en el primer caso la Decisión 313 (sic) y en el segundo la Decisión 486 (…)”.

5. Tercero interesado.

   La COMPAÑÍA DE CAUCHOS MALACA LTDA. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda señalando:

   1. Primeramente aclara que “previo a la entrega en dación en pago del establecimiento de comercio (…) a la Sra. Nelly Montoya Sosa, fue suscrito un documento público por todos los socios de MONTOYA SOSA Y CIA LTDA. (del cual forma parte la Sra. Nelly Montoya) en el cual los comparecientes hicieron un reconocimiento expreso acerca de que el ‘nombre de CAUCHOS MALACA, con el cual se distinguen los establecimientos de comercio de MONTOYA SOSA Y CIA, S EN C, es de propiedad de la señora ANA BELEN SOSA DE MONTOYA, quien autoriza el uso del mismo por parte de la sociedad a cambio de una retribución mensual (…)”. Por lo tanto, “no puede entenderse que, con la entrega en dación en pago, del establecimiento de comercio citado, estaba incluido el nombre o la enseña comercial CAUCHOS MALACA (…)”.

   2. Además, para la fecha en que el establecimiento fue entregado en dación en pago “la señora ANA BELEN SOSA DE MONTOYA, continuó (y a la fecha continúa) utilizando su enseña comercial (…)”. Afirma, que este hecho fue plenamente probado por lo que “quien ha utilizado de manera continua, ininterrumpida, real y efectiva, la enseña comercial ‘CAUCHOS MALACA’ o el distintivo ‘MALACA’, y por tanto, ha tenido y tiene un mejor derecho sobre dicha expresión, es la señora ANA BELEN SOSA DE MONTOYA”.

   3. Las marcas CM MALACA (mixtas) fueron solicitadas por la señora ANA BELEN SOSA DE MONTOYA y no por la COMPAÑÍA DE CAUCHOS LTDA. Posteriormente “la titular registral transfirió voluntaria y válidamente sus marcas a la sociedad COMPAÑÍA DE CAUCHOS M Y S LTDA., hoy denominada COMPAÑÍA DE CAUCHOS MALACA LTDA.”.

   4. No se violaron los artículos “(art. 81 de la Dec 344, hoy art. 134 de la Dec. 486) (…) puesto que el titular de dicho nombre o enseña no es un tercero sino el mismo solicitante de la (s) marca (s) (art. 83 de la Dec. 344, hoy 136 literal b) de la Dec. 486). En consecuencia, es perfectamente válido que el titular de un signo usado como...