PROCESO 16-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 16-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 134, 136 literal a), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión.

Marca: ARROZ CRISTAL y etiqueta.

Actor: sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA.

Proceso interno Nº 1277-2010.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 1277-2010;

El auto de 4 de mayo de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

   Tercero interesado: MARES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.

   b) Hechos

   1. El 11 de agosto de 2003, la sociedad MARES S.A.C. solicitó ante el INDECOPI el registro como marca del signo ARROZ CRISTAL y etiqueta, conformada por un fondo de líneas horizontales celestes, donde se aprecia la denominación CRISTAL escrita en letras características y la figura de un hombrecito campesino y de estrellas y leyendas alusivas al producto, en los colores negro y blanco, para distinguir exclusivamente arroz producto perteneciente a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Contra dicha solicitud, la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. presentó oposición sobre la base de su marca CRISTAL (mixta) registrada para distinguir cervezas, producto ubicado en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº 3006-2005/OSD-INDECOPI, de 8 de marzo de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. de Perú, e INSCRIBIR (…) a favor de MARES S.A.C. de Perú, la marca de producto constituida por la etiqueta conformada por un fondo de líneas horizontales celestes, donde se aprecia la denominación CRISTAL escrita en letras características y la figura de un hombrecito campesino y de estrellas, leyendas alusivas al producto, en los colores negro y blanco (…)”.

   4. Contra dicha Resolución, UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 0726-2005/TPI-INDECOPI, de 6 de julio de 2005, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 3006-2005/OSD-INDECOPI (…)”.

   5. UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 18, de 24 de marzo de 2008, donde la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA LA DEMANDA (…)”.

   6. Contra dicha Providencia UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 10 de diciembre de 2009, revocó la Resolución número dieciocho que declara infundada la demanda interpuesta por Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A.; la reformó declarándola fundada en todos sus extremos, y, en consecuencia declaró nulas las Resoluciones administrativas impugnadas, ordenando denegar el registro del signo solicitado por MARES S.A.C.

   7. Contra dicha Sentencia el INDECOPI interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 23 de agosto de 2010 declaró que “resulta necesario suspender el procedimiento del presente proceso judicial (…), a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la correcta interpretación del inciso h) del artículo 136 de la Decisión Nº 486 (…) lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. en su escrito de demanda, manifiesta que:

   1. Fundamenta su demanda señalando que “la marca CRISTAL es notoriamente conocida (…)” y que dicha notoriedad ha sido reconocida por el INDECOPI en otras resoluciones. Añade que la marca CRISTAL “es merecedora de una protección especial contra el riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento indebido y dilución de su fuerza distintiva”, razón por la cual se violó el artículo 136 literal h) de la Decisión 486.

   2. Respecto al riesgo de dilución de la marca CRISTAL, afirma que dicha marca “es merecedora de protección del fenómeno de dilución debido a que de accederse al registro de marcas idénticos (sic) o similares –aún cuando distinga productos o servicios distintos- corre el riesgo de diluirse (…)”.

      Añade que “Si el público contempla la marca notoria en relación con productos diversos a los que viene diferenciando –como ocurriría con la marca solicitada CRISTAL y etiqueta, ciertamente puede que no produzca riesgo de confusión en cuanto al origen, pero el público recordará la marca notoria, y al comprobar que la misma es usada no sólo por la empresa titular, la fuerza distintiva de la marca notoria se desvanecerá y su potencial publicitario desaparecerá (…). En consecuencia, siendo CRISTAL una marca notoria, es procedente su protección frente al riesgo de dilución que se daría por el uso de la marca CRISTAL y etiqueta, que tiene como su principal elemento distintivo la palabra CRISTAL”.

   3. La marca CRISTAL y etiqueta “cuyo registro se solicita constituye una transcripción parcial de la marca notoriamente conocida CRISTAL” por cuanto “la denominación CRISTAL del signo solicitado resulta fonéticamente idéntica al único término que conforma la marca notoria CRISTAL (…). En atención a ello, la autoridad administrativa debió denegar el registro de la marca CRISTAL y etiqueta”.

   4. Realiza algunas argumentaciones respecto a la Resolución Nº 3006-2005/OSD-INDECOPI. En referencia a que los productos que distinguen los signos en conflicto se encuentran en diferentes clases, lo cual no causaría riesgo de confusión ni de dilución, la actora señala que “cuando la notoriedad es tal como la alcanzada por la marca CRISTAL no se requiere que exista identidad o similitud a nivel de los productos o servicios que van a distinguir, sino que bastará con que el signo solicitado sea la reproducción, imitación, traducción o transcripción parcial o total (aún cuando los productos o servicios sean totalmente disímiles) para que se deniegue el registro de una nueva marca (…)”. Agrega, que “sería absurdo manifestar que la disimilitud entre los productos que distingue la marca CRISTAL, y la marca solicitada CRISTAL y etiqueta, no ocasionaría un riesgo de dilución de la marca notoria”.

   5. Argumentando lo manifestado por la Resolución Nº 0726-2005/TPI-INDECOPI respecto a la notoriedad de la marca CRISTAL en productos de la Clase 32 dice que “la notoriedad de la marca CRISTAL no sólo se sitúa entre los consumidores de cerveza, sino también entre aquellos pertenecientes a otros mercados, por que (sic) no puede cuestionarse el alcance de su notoriedad que da lugar a la aplicación de la excepción al principio de especialidad que la misma merece”.

      d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

      El INDECOPI contesta la demanda y manifiesta:

   1. Sobre el primer argumento de la demandante de que la marca CRISTAL es notoriamente conocida, que “en ningún momento ha puesto en discusión la condición de notoria de la marca CRISTAL, al contrario la Sala podrá constatar a partir de una simple lectura de la Resolución que se impugna, que ésta ha reconocido expresamente, en virtud de las pruebas presentadas en el expediente administrativo, la notoriedad de la misma”.

   2. Respecto al argumento que la marca notoria merecería una protección ampliada y sobre la cita de otras Resoluciones administrativas por parte de la actora en casos similares, que no constituye “jurisprudencia de carácter vinculante que haya debido obligar a la autoridad administrativa a resolver en el caso que nos ocupa de la misma manera”. Agrega el Decreto Legislativo 823 “no resulta aplicable y ello simplemente en virtud a una cuestión de preeminencia de la Decisión 486, que es la norma comunitaria vigente”.

   3. Sobre la afirmación de la demandante de que con el registro de la marca ARROZ CRISTAL y etiqueta, la notoriedad de la marca CRISTAL se vería afectada por el riesgo de dilución de su fuerza distintiva y su valor comercial y publicitario, sostiene que “esta figura sólo se aplica a marcas que gozan de una notoriedad preeminente” y “que en el caso que nos ocupa no se encuentra presente el requisito de que la marca renombrada sea excepcional o tenga un carácter especial, ya que la marca CRISTAL no es una marca de fantasía sino que tiene varios significados en el idioma español (…) razón por la que no presenta ningún carácter excepcional o especial (…). En tal...