PROCESO 30-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 30-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 y 150 de la citada normativa, con fundamento en los solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República del Perú. Marca: U.S. Polo ASSN SINCE 1890 (mixta). Actor: UNITED STATES POLO ASSOCIATION (Estados Unidos de América). Expediente Interno Nº 1763-2010.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 18 días del mes de mayo del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República del Perú.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 12 de mayo de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: UNITED STATES POLO ASSOCIATION (Estados Unidos de América).

   Demandado: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú.

   Tercero interesado: Importaciones CYNDELI E.I.R.L.

3. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES.

   Hechos:

   Con fecha 16 de junio del 2006, United States Polo Association (Estados Unidos de América) solicitó el registro del signo U.S. POLO ASSN. SINCE 1890 (mixto) para distinguir bolsos de tela o paja, mochilas, portafolios, bolsos de mano, paraguas, maletas y bolsos de viaje, valijas, billeteras y carteras, de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Mediante Resolución N° 16279-2006/OSD-INDECOPI, de 29 de setiembre del 2006, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio, el registro del signo solicitado, ya que se ha verificado que en la Clase 18 se ha solicitado con anterioridad la marca de producto POLO TRAVEL USA (denominativa) de Importaciones CYNDELI E.I.R.L., con la cual el signo solicitado resulta confundible. Mediante Resolución Nº 0196-2007/TPI-INDECOPI, se confirma la resolución anterior, por lo que se denegó el registro del signo solicitado por United States Polo Association.

   La demandante United States Polo Association presenta demanda contenciosa administrativa y, en primera instancia, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima, resuelve fundada la demanda, en consecuencia, nula la resolución administrativa impugnada y ordena que se conceda el registro del signo solicitado por United States Polo Association, al considerarse que los signos confrontados no son confundibles al grado de causar riesgo de confusión.

   INDECOPI presenta apelación en contra de dicha sentencia y, en segunda instancia, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, resuelve confirmar la sentencia anterior, en consecuencia, nula la resolución administrativa impugnada y ordena que se conceda el registro del signo solicitado por United States Polo Association.

   Finalmente, el INDECOPI presenta recurso de casación ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, de la República del Perú, solicitándose interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Fundamentos de la Demanda:

   La demandante United States Polo Association manifiesta que:

   El titular de la marca registrada no ha formulado oposición contra la presente solicitud, toda vez que no considera que los signos sean confundibles. Su empresa ha obtenido el registro de las marcas USPA y logotipo y P y logotipo en las Clases 18 y 25, de las cuales el signo solicitado resulta ser una ligera variación (familia de marcas). El signo solicitado goza de enorme prestigio a nivel mundial, toda vez que se encuentra registrado en diferentes partes del mundo y además su empresa tiene una estructura global de licencias, extendida y sofisticada a nivel mundial (marca notoria). “USA” es un término de uso común en la Clase 18.

   En consecuencia, los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, ya que se distingue claramente la procedencia empresarial de cada uno de ellos.

   Fundamentos de la demandada:

   El demandado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), manifiesta lo siguiente:

   El signo solicitado, tanto el elemento denominativo (y en éste la denominación U.S. POLO ASSN debido a su mayor preponderancia dentro del signo respecto de la denominación SINCE 1890), como el figurativo son relevantes a efectos de indicar un origen empresarial determinado.

   Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado US POLO ASSN y logotipo y la marca registrada POLO TRAVEL USA, se advierte, desde el punto de vista fonético, que si bien comparten la denominación POLO, la presencia de los términos U.S. y ASSN en el signo solicitado y de los términos TRAVEL USA en la marca registrada (aun cuando se trata de denominaciones de uso frecuente en la Clase 18) determina que su pronunciación de conjunto sea diferente. Desde el punto de vista gráfico, se observa que si bien comparten la denominación POLO, los elementos denominativos adicionales en ambos, así como su aspecto figurativo originan una impresión visual de conjunto distinta.

   Sin embargo, tratándose de algunos de los mismos productos, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas que presentan el signo solicitado y la marca registrada, el hecho de que compartan la denominación POLO – que constituye una denominación de carácter arbitrario con relación a los productos a los que se refieren los signos en cuestión y que, además, no se encuentra presente en la conformación de alguna otra marca registrada en la Clase 18 – constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que el público consumidor podría creer que ambos provienen del mismo origen empresarial o presumir que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas.

   La sentencia señala que la palabra POLO evocaría el deporte “polo” o la vestimenta “polo”, mientras que la marca registrada POLO TRAVEL, sería asociada a una “empresa de viajes en general”, con lo cual no estamos de acuerdo, ya que el consumidor caería en confusión indirecta, ya que NO se distingue claramente la procedencia empresarial de cada signo. En consecuencia, los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, ya que el público podría confundirse respecto a la procedencia empresarial de cada uno de los signos.

   El demandante no es titular de una pluralidad de marcas que compartan el apellido POLO para distinguir productos de la Clase 18, así como tampoco el consumidor medio peruano asocia al término POLO con la empresa demandante. Antes bien, existe una marca registrada que contiene el término POLO pero que pertenece a un tercero y no a la demandante, marca en base a la cual fue denegado el registro del signo solicitado por la demandante.

   Finalmente, respecto a lo manifestado por el solicitante, en el sentido que, el signo solicitado se encuentra registrado en diversos países del mundo, cabe precisar que la solicitante no ha adjuntado documentos probatorios que acrediten tal hecho, siendo que si bien adjunta documentos relacionados con la publicidad del signo solicitado, ello no demuestra que dicho signo se encuentre registrado como marca en otros países, por lo que carece de sustento lo alegado al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que aun cuando la solicitante hubiera cumplido con presentar las pruebas pertinentes, ello no significa que el signo solicitado obligatoriamente deba acceder al registro en el Perú, ya que para ello deberá cumplir con los requisitos de registrabilidad establecidos por la legislación peruana y comunitaria.

   Sobre la notoriedad alegada, cabe distinguir entre los “hechos notorios” donde se exonera de la prueba y los “signos notorios”, donde la calidad de notoria debe ser probada exhaustiva y fehacientemente por quien la alega. Por lo tanto, el juez utilizó indebidamente una fórmula simple, en donde sin haber probado la notoriedad de la marca, la declara notoria pero en atención a la teoría de los “hechos notorios”.

   El tercero interesado, Importaciones CYNDELI E.I.R.L., manifiesta que: Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión, por lo que el INDECOPI actuó debidamente al denegar de oficio, el signo solicitado por la demandante.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Dicha norma será interpretada por el Tribunal. Adicionalmente, de oficio, el Tribunal interpretará los artículos 134 y 150 de la mencionada normativa.

   DECISIÓN 486

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el...