PROCESO 010-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 010-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala del Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador; y, de oficio, de los artículos 113 literal c) y 128 de la citada normativa. Actor: SUPAN S.A. Marca: “BIMBO” (mixta). Expediente Interno N° 796-98-AB.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de abril del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala del Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de marzo de 2011.

1. Las partes.

   La parte demandante es: SUPAN S.A.

   La parte demandada la constituyen: EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA; Y, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR.

   El tercero interesado es: CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      El 28 de abril de 1994, la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. presentó solicitud de registro del signo BIMBO (mixto) para amparar productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 351, del mes de abril del año 2004.

      La sociedad SUPAN S.A. presentó observación con base en el registro anterior en el Ecuador de su nombre comercial BIMBO y la marca BIMBO (denominativa y mixta), que protege productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechaza la observación planteada mediante la Resolución Nº 0966116, de 2 de septiembre de 1998. El 9 de noviembre de 1998, la sociedad SUPAN S.A. presentó recurso de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.

   2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

      La demandante SUPAN S.A. manifiesta lo siguiente:

      SUPAN S.A., posee la titularidad del nombre comercial BIMBO y de la marca BIMBO en la Clase 30. La marca BIMBO, de propiedad de SUPAN S.A., es una marca que viene siendo comercializada y difundida en el mercado ecuatoriano desde hace más de quince años, caracterizándose siempre por la calidad de los productos y servicios identificados con dicho signo distintivo, alcanzando un importante posicionamiento en el mercado ecuatoriano siendo líder de ventas en los productos y servicios que identifican. Por esas razones, goza de la categoría de notorio y renombrado. Del cotejo realizado, se concluye que entre las marcas en conflicto existe una obvia confusión fonética e ideológica, dada por los elementos que conforman las marcas en conflicto, más aún si el signo solicitado está compuesto por la palabra BIMBO, por lo que el público consumidor pensará que las marcas provienen de un mismo origen, o que se trata de una variante de la denominación BIMBO, de propiedad de SUPAN S.A., provocando un innegable perjuicio. De la simple observación se desprende que las marcas en conflicto, además de evocar una misma idea, son similares al punto de provocar confusión entre el público consumidor. El registro del signo BIMBO (mixto), solicitado por CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. causará graves perjuicios por la confusión al público consumidor pues, al ser la denominación BIMBO de propiedad de SUPAN S.A. una marca notoria, se encuentra protegida aún sin necesidad de registro, lo que ha sido varias veces recogido por la doctrina y jurisprudencia de la rama.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      La demandada Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, manifiesta lo siguiente: Si bien existen semejanzas entre los signos en conflicto, no inducirán a confusión sobre la procedencia de los productos dada la naturaleza de los mismos. El signo solicitado BIMBO (mixto) busca proteger productos químicos e industriales de la Clase 1, mientras que la marca registrada BIMBO es una marca de producto que protege alimentos de la Clase 30, de ahí que quien pretenda un químico de este tipo no acudirá a un supermercado y de igual manera quien requiera de un alimento no lo buscará en un establecimiento de expendio de químicos. Se entiende que un signo es registrable cuando no se han concedido derechos de exclusividad a un tercero para una denominación igual o semejante y para proteger servicios o actividades relacionadas; en consecuencia, el signo solicitado BIMBO (mixto) es registrable por no haber con anterioridad derechos adquiridos por un tercero para esta denominación dentro de la Clase 1 u otra relacionada.

      CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. como tercero interesado, manifiesta lo siguiente:

      Niega todos los fundamentos de hecho y derecho presentados por la actora. Niega que la parte actora tenga derecho alguno para impedir el registro del signo solicitado BIMBO (mixto). La marca registrada BIMBO (denominativa y mixta) protege los productos de la Clase 30 que nada tienen que ver con los de la Clase 1 que son los que pretende proteger el signo solicitado BIMBO (mixto). Es evidente que no se producirá riesgo de confusión en el público consumidor respecto de los signos en conflicto en relación con los productos que cada uno identifica.

      El 8 de septiembre de 1971, CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. obtuvo el registro de las marcas BIMBO en México y, posteriormente, en varios países del mundo, entre ellos Colombia en el año 2006. SUPAN S.A. conociendo la antigüedad y notoriedad de la marca registrada a favor de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., registró en Ecuador la marca y nombre comercial BIMBO sin autorización alguna, con el único objeto de obtener ventajas comerciales derivadas del ejercicio de una competencia desleal. CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. posee mejor derecho para registrar BIMBO, pues fue registrada hace varios años en México y Colombia y, posteriormente, adquirió notoriedad en el mercado. Es necesario se tome en consideración la mala fe con la que actuó SUPAN S.A., ya que obtuvo el registro en Ecuador, tanto de la marca BIMBO como del nombre comercial BIMBO, con lo cual se ha beneficiado de la notoriedad de la marca BIMBO registrada a favor de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., engañando al público consumidor no solo en cuanto al origen comercial del producto sino también en cuanto a su naturaleza y calidad. No solo existiría confusión al tratarse de marcas idénticas, sino también dilución de la marca BIMBO y con ello un daño a la reputación de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No se interpretarán las siguientes por no ser pertinentes para el caso concreto: los artículos 82, 93 y 95 de la citada Decisión 344. El Tribunal de oficio interpretará las siguientes normas: artículo 113 literal c) y 128 de la Decisión 344.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

   (...)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   (…)

   Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los...