PROCESO 03-IP-2011

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 03-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: MAC ALPIN (denominativa). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Proceso interno: Nº 2001-00290.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de marzo del año dos mil once.

VISTOS:

El Oficio Nº 1681, de 27 de julio de 2010, recibido en este Tribunal el 20 de diciembre de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno Nº 2001-00290.

  1. Las Partes.

    Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

    Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

    Tercero interesado: MANUFACTURAS J.D. LTDA.

  2. Determinación de los hechos relevantes:

  3. Hechos:

    El 9 de mayo de 1989, MANUFACTURAS J.D. LTDA. solicitó el registro como marca del signo MAC ALPIN (denominativo), para distinguir “vestidos, calzados y sombrerería”, comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

    El extracto de la solitud fue publicado en la Gaceta Nº 405, el 01 de agosto de 1994. El 12 de septiembre de 1994, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. presentó observación con fundamento en el previo registro de 11 marcas ALPINA, que según la actora es una marca notoriamente conocida en Colombia.

    El 22 de marzo de 1996, mediante Resolución Nº 9034, se declaró infundada la observación y se concedió el registro del signo solicitado.

    ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. interpuso recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resolución Nº 10556, de 28 de abril de 1997, y Resolución Nº 07458, de 28 de febrero de 2001, respectivamente, confirmando en ambos casos la Resolución Nº 9034. De esa forma, se concedió el registro del signo MAC ALPIN (denominativo), agotándose así la vía gubernativa.

  4. Fundamentos de la Demanda:

    La demandante ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. estima violados los artículos 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344, por las siguientes razones:

    La Superintendencia incurrió en error de hecho al no dar a las pruebas aportadas el alcance previsto en el artículo 84 de la Decisión 344, pues las facturas de venta, las certificaciones expedidas por los almacenes de cadena sobre la comercialización del producto ALPINA desde el año 1992 y sobre sus estándares de calidad, así como, la certificación del Revisor Fiscal de la empresa, que demuestran la antigüedad y el uso constante de la marca, la magnitud de su producción y el volumen de ventas, criterios que precisamente señala la norma para determinar la notoriedad de una marca.

    Las certificaciones aportadas por la publicidad del producto ALPINA, a través de diferentes medios de comunicación a nivel nacional, demuestran la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad de la marca, criterio que permite igualmente establecer su notoriedad.

    La Superintendencia violó por la falta de aplicación los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, pues la Administración concedió el registro como marca de MAC ALPIN (denominativa) a nombre de MANUFACTURAS J.D. LIMITADA para distinguir productos de la Clase 25, sin tener en cuenta que ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. es titular en Colombia de la marca notoria ALPINA, por haberla registrado con anterioridad para distinguir productos de las Clases 1, 5, 29, 30 y 32. Y que por ser notoriamente conocida, la ley le da una protección más amplia, respecto de todo tipo de productos, con la independencia de la clase a la cual pertenecen.

    Para realizar el cotejo entre las marcas en conflicto debe prescindirse del vocablo que se agrega, esto es “MAC”. Luego las denominaciones ALPIN y ALPINA son prácticamente idénticas ya que tan solo difieren en la letra final. Entonces, su confundibilidad es evidente por todos sus aspectos, ortográfico, fonético y conceptual, por lo que debió denegarse el registro como marca del signo MAC ALPIN (denominativo).

    Si bien las marcas amparan productos comprendidos en clases diferentes, el riesgo de confusión subsiste porque dada la identidad entre las mismas y el reconocimiento en el mercado de la marca notoria, el público consumidor podría entender que unos y otros productos tienen un mismo origen empresarial, o por lo menos que ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., titular de la marca original, patrocina a la empresa que identificó el producto de la segunda marca, hecho denominado por la doctrina como “riesgo de asociación”.

  5. Fundamentos de la demandada

    La demandada Superintendencia de Industria y Comercio, señala que el signo MAC ALPIN (denominativo) no está incurso en la causal de irregistrabilidad ya que del examen comparativo entre los signos en controversia no se presenta conexión competitiva entre los productos.

    La actora no demostró la notoriedad de la marca ALPINA conforme lo exige el artículo 84 de la Decisión 344.

    MANUFACTURA J.D. LIMITADA., como tercero interesado, replicó que si bien existe similitud fonética y gramatical en los signos en controversia, no es causal de irregistrabilidad pues no presentan conexión competitiva.

    CONSIDERANDO:

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de marzo de 2011.

    Que, el Consejo de Estado solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, la solicitud de registro fue presentada el 09 de mayo de 1989, es decir, en vigencia de la Decisión 85, por lo que este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues la demanda se interpuso en el año 2001, cuando estaba en vigencia la citada Decisión.

    Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

    DECISION 85

    (…)

    Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

    (…)

    Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

    (...)

    f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

    g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

    (…)

    .

    DECISIÓN 486

    (…)

    DISPOSICIONES TRANSITORIAS

    PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

    En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

    Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

    (…).

    En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

  6. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

    Con el fin de garantizar la...

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