PROCESO 08-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 08-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: CARBONERO (mixta).

Actor: señora LUZ NANCY MANTILLA CALDERÓN.

Proceso interno Nº 2002-00209.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial del “artículo 134 y parágrafo del artículo 135” la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-00209;

El auto de 16 de marzo de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: señora LUZ NANCY MANTILLA CALDERÓN.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: señor GILDARDO HERNÁN PÉREZ MOLINA.

2. Hechos.

   1. El 12 de octubre de 2000, la señora LUZ NANCY MANTILLA CALDERÓN presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para el registro como marca del signo CARBONERO (mixto) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la G.O.A.C. Nº 498 de 27 de noviembre de 2000. Contra dicha solicitud, presentó oposición el señor GILDARDO HERNÁN PÉREZ MOLINA sobre la base de su marca CARBÓN (nominativa), registrada para distinguir productos de la Clase 25.

   3. Por Resolución Nº 29967 de 19 de septiembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro del signo solicitado CARBONERO (mixto). Contra dicha resolución la señora LUZ NANCY MANTILLA CALDERÓN interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 35503 de 30 de octubre de 2001, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 43559 de 24 de diciembre de 2001, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución Nº 29967. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La señora LUZ NANCY MANTILLA CALDERÓN en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violaron los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Respecto a la violación de los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 dice que estos artículos fueron vulnerados toda vez que el signo CARBONERO (mixto) “tiene la capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerada como marca (…)”. Afirma que el signo es perceptible por el sentido de la vista y que “en su parte intrínseca, tenemos que concluir que ésta es perfectamente distintiva, ya que tiene la capacidad para distinguir en el mercado, los productos producidos o comercializados de los productos idénticos o similares de otras personas”.

   3. Sobre la violación del artículo 136 literal a) manifiesta que el signo sobre el cual se presenta la oposición CARBÓN es un signo nominativo.

   4. “La marca registrada corresponde a la expresión CARBON (sic) que constituye un sustantivo, y CARBONERO corresponde a un adjetivo calificativo”, por lo que “no puede existir similitud de tipo ideológico”.

   5. Al referirse a la similitud ortográfica “Teniendo en cuenta que la marca a registrar cosiste (sic) en la expresión CARBONERO donde reivindica una forma de letra especial, y colores específicos, mientras que la marca registrada consiste en la expresión CARBON (sic) simplemente nominativa, por razones obvias no puede presentarse este tipo de confusión”.

   6. Sobre la similitud fonética afirma “Para el caso concreto la similitud fonética NO se producirá (…) las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma diferente (…)”.

   7. Por lo expuesto, recalca que el signo solicitado CARBONERO (mixto) es perfectamente registrable. Agrega además “Nuestro cliente ha usado por espacio de diez (10) años la marca comercial CARBONERO para distinguir vestidos, calzado y sombrerería, productos comprendidos en la clase 25 (…). El señor GILDARDO HERNÁN PÉREZ ha utilizado su marca dentro de un período similar al nuestro distinguiendo los mismos productos (…) lo que quiero significar es que en ese período de diez o más años, jamás se ha presentado un equívoco por parte del público consumidor, respecto de las marcas en conflicto”.

   8. “Lo anterior significa que dichas expresiones han coexistido pacíficamente durante dicho período sin generar confusión, por lo que no podemos entender cómo los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, apartándose de la realidad de los consumidores profiere (sic) una resolución que está causando graves perjuicios a mi cliente”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…)”.

   2. “(…) es evidente que, la expresión CARBONERO (Mixta), si bien es susceptible de representación gráfica, a (sic) contrario de lo que afirma la accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto con el signo registrado (…) resulta indudable que presentan similitudes gráficas, fonéticas y visuales que claramente no le otorgan distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

   3. “(…) ambas marcas son mixtas (sic), llegando a la conclusión de que en ellas evidentemente predomina como elemento denominativo las expresiones verbales, ‘CARBONERO’ y ‘CARBON’ (sic), término básico el último, al cual se le agregó la terminación ‘ERO’ para obtener el término CARBONERO, innegablemente similar al segundo ‘CARBON’ (sic), que de ninguna manera le permite adquirir distintividad para ser registrada como marca (…). Por lo tanto es latente la confusión que se produciría en el público consumidor impidiendo cualquier posibilidad de una coexistencia pacífica entre marcas (…) mucho más cuando protegen productos comprendidos dentro de la misma clase internacional”.

   4. Al respecto “se puede observar claramente, ‘CARBONERO’ (Mixta) reproduce totalmente la expresión ‘CARBON’ (sic) Nominativa como marca registrada (…) y el hecho de agregarle la terminación ERO, para el consumidor medio sus fonéticas como su visualización y ortografía, le serán muy semejantes”. Por lo tanto “las marcas citadas al ser similarmente confundibles tienen la capacidad de inducir al público a error como se puede apreciar al compararlas desde los puntos visual, ortográfico y fonético”.

   5. Los signos en conflicto están destinados a distinguir productos de la misma Clase 25 por lo que dichos productos “se pueden ofrecer al público en los mismos Almacenes o establecimientos, hecho que genera un (sic) indiscutible posibilidad de confusión entre el público consumidor”. Este hecho también “generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podría creer que se trata de las mismas marcas o del mismo titular de la marca registrada ‘CARBON’ (sic), confusión denominada indirecta”.

   6. Finalmente, respecto al mencionado concepto de confundibilidad indirecta “se da con mayor fuerza en los signos comparados, dado que entre éstos también existe una estrecha relación semántica, pues la marca solicitada CARBONERO, se deriva conceptualmente de la expresión anteriormente registrada CARBON (sic), pues aquella alude a lo relativo al carbón en forma de adjetivo; y como sustantivo se refiere a la persona que vende (sic) manipula o vende el carbon (sic) por lo que no solo percibe similitud gráfica, visual, fonética y ortográfica, sino también ideológica entre los signos en conflicto CARBONERO (Mixta) y CARBON (sic) (Nominativa)”.

5. Tercero interesado.

   El señor GILDARDO HERNÁN PÉREZ MOLINA tercero interesado en el proceso, contestó la demanda señalando:

   1. Que las Resoluciones impugnadas se ajustan a las normas legales vigentes en materia de propiedad industrial pues “Las marcas deben analizarse en su conjunto, y en este caso la marca solicitada para registro CARBONERO, reproduce en su totalidad la marca CARBON (sic), previamente registrada por mi mandante (…)”.

   2. Los signos en conflicto generan en el consumidor el mismo concepto pues “Carbón.- Materia sólida, ligera, negra y muy combustible, que resulta de la destilación o de la combustión incompleta de la leña o de otros cuerpos orgánicos (…). Carbonero.- Perteneciente o relativo al carbón (…)”. Por lo tanto “En este caso existe identidad conceptual entre las marcas en conflicto, en consecuencia no es procedente el registro de la marca solicitada”.

   3. De conformidad con la jurisprudencia “(…) con las reglas de análisis de confundibilidad expuestas (…) y por la doctrina en la materia, la marca CARBONERO no es una marca registrable, a la luz de las normas...