PROCESO 02-IP-2011
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 02-IP-2011
Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; y, de oficio, de los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la misma normativa. Marca: VALVIREX (denominativa). Actor: SOCIEDAD THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Expediente Interno Nº 12634-LLM.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 03 de febrero de 2011.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
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Las partes.
Demandante: SOCIEDAD THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED.
Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, de la República del Ecuador.
Tercero interesado: SOCIEDAD PRODUCTOS GUTIS S.A.
iii. DATOS RELEVANTES
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HECHOS.
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED es legítima titular de las marcas VALTREX (denominativa) y VALTREX (mixta), en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, registradas con título Nº 4212-94, de 5 de diciembre de 1994, y título 2217-96, de 13 de noviembre de 1996, respectivamente.
El 23 de octubre de 2001, PRODUCTOS GUTIS S.A., solicitó el registro del signo VALVIREX (denominativo) para identificar productos de la Clase 5. Dicha solicitud fue admitida a trámite por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual bajo el número 118377-01.
El 31 de mayo de 2002, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 17464-02, concedió el registro del signo solicitado VALVIREX (denominativo) a nombre de PRODUCTOS GUTIS S.A.
El 30 de abril de 2003, WELLCOME FOUNDATION LIMITED, interpuso recurso de revisión extraordinario ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.
El 15 de noviembre de 2004, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió el recurso de revisión extraordinario ratificando la Resolución Nº 17464-02 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.
La demandante The Wellcome Foundation Limited manifiesta que:
El uso intensivo de la marca VALTREX (denominativa y mixta) ha producido una difusión amplia y viene siendo comercializada en el Ecuador desde hace varios años, caracterizándose siempre por la calidad del producto, alcanzando un importante posicionamiento y liderazgo en lo referente a ventas de los diferentes productos farmacéuticos.
El consumidor al observar la marca notoria VALTREX (denominativa y mixta), la asocia directamente con la empresa WELLCOME FOUNDATION LIMITED, y al ser un signo notorio, goza de una protección especial, tal como lo expresa la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en los artículos 224, 225 y 226.
WELLCOME FOUNDATION LIMITED tiene derechos adquiridos, constituyendo mejor derecho frente a la solicitud posterior de PRODUCTOS GUTIS S.A. que debió ser negada de oficio por la autoridad marcaria.
Ambos signos protegen exactamente los mismos productos, dentro de la misma Clase 5, lo que determina un inevitable riesgo de confusión y asociación.
C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), de acuerdo al informe presentado por la consultante, manifiesta lo siguiente:
Niega pura y llanamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.
Alega legitimidad del acto administrativo impugnado e improcedencia de la demanda.
Impugna la prueba que llegare a presentar la demandante en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.
Afirma la legalidad y total validez de la resolución impugnada.
El Procurador General del Estado de la República del Ecuador, de acuerdo al informe presentado por la consultante, señala Casilla Judicial Nº 1200 para recibir notificaciones.
El tercero interesado, Productos Gutis S.A., manifiesta lo siguiente:
No existe similitud visual, auditiva o gráfica entre el signo solicitado VALVIREX (denominativo) y las marcas registradas VALTREX (denominativa y mixta). Las letras que establecen la diferencia, “T”, “V” e “I”, le dan al signo solicitado VALVIREX (denominativo) singularidad, permitiendo que tanto visualmente como al pronunciarlo se establezcan diferencias que le caracterizan e individualizan.
En el campo auditivo, ambas presentan sonidos diferentes, debido a las tres letras, por lo cual no existe confusión, siendo que los signos confrontados se distinguen totalmente entre sí.
La marca registrada VALTREX (denominativa y mixta) está constituida sólo por una combinación de letras, por lo que es una de las formas débiles de existencia de marcas.
El signo solicitado VALVIREX (denominativo) pretende amparar productos de la Clase 5 que sólo pueden ser distribuidos bajo prescripción médica y por tanto en ningún caso cualquier persona puede tener acceso a él, ya que sólo los médicos pueden recetarlo.
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros.
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Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.
El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135, literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486.
Sin embargo, este Tribunal no considera pertinente la interpretación del artículo 135 al presente caso. Adicionalmente, de oficio, el Tribunal interpretará los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la mencionada normativa.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIÓN 486
(…)
Artículo 134
A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores
.
(…)
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(…)
Artículo 224
Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
(…)
Artículo 228
Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y...
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