PROCESO 126-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 126-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY.

Marca: “BRISTOL VIDEX EC” (denominativa).

Expediente Interno N° 2003-0420.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de tres (3) de febrero de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   Demandante: la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceros Interesados: la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. y la sociedad LANMAN & KEMP – BARCLAY & CO. INCORPORATED.

2. Actos demandados

   La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Nº 10140 de 24 de abril de 2003, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución Nº 21836 de 29 de junio de 2001, declaró fundada la oposición formulada por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.; y, en consecuencia, decidió negar el registro del signo “BRISTOL VIDEX EC” (denominativo) solicitado por la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY para distinguir “preparaciones farmacéuticas para el consumo humano” de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos:

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 20 de septiembre de 2000, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY solicitó el registro del signo “BRISTOL VIDEX EC” (denominativo), para distinguir “preparaciones farmacéuticas para el consumo humano”, de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 7 de noviembre de 2000, la mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 497.

      - La sociedad LANMAN & KEMP – BARCLAY & CO. INCORPORATED presentó oposición en contra de la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “ALMANAQUE PINTORESCO DE BRISTOL” (mixta) en la clase 16.

      - La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. presentó oposición en contra de la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “VIREX” (denominativa) en la clase 5.

      - El 29 de junio de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 21836, a través de la cual decidió rechazar las oposiciones formuladas y concedió el registro del signo solicitado.

      - Las sociedades LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. y LANMAN & KEMP – BARCLAY & CO. INCORPORATED interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución Nº 21836.

      - El 23 de julio de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 22545 a través de la cual decidió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la Resolución impugnada.

      - El 24 de abril de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 10140 a través de la cual decidió el recurso de apelación interpuesto y revocó la Resolución Nº 21836 de 29 de junio de 2001, declaró fundada la oposición formulada por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.; y, en consecuencia, decidió negar el registro del signo “BRISTOL VIDEX EC” (denominativo) solicitado por la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, quedando así agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - No se efectuó “el cotejo marcario de acuerdo a los criterios establecidos por la doctrina y la jurisprudencia, pues de haberlo hecho hubiera concluido que las denominaciones comparadas son diferentes y su coexistencia no induce al público a error respecto de su origen empresarial”.

      - Se desconocieron “los derechos de mi representada sobre el registro (…) de la marca BRISTOL VIDEX concedida (…) en diciembre de 1993 para amparar ‘farmacéuticos, incluyendo preparaciones antivirales’, productos comprendidos en la clase 5 internacional de Niza (…)”.

      - ”Las marcas BRISTOL VIDEX y VIREX han coexistido en el mercado durante diez (10) años, sin que tal coexistencia hubiera inducido al público a error, lo cual constituye prueba de la ausencia de confusión”.

      - “(…) la Administración no sólo desconoció el precedente administrativo que reconoció la distintividad de la marca BRISTOL VIDEX, sino que a su vez desconoció los derechos previos de Bristol-Myers Squibb sobre la misma, desconociendo además la distintividad que otorga el nombre de la casa matriz a la marca de mi representada”.

      c) Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) al permitir la coexistencia de las marcas en conflicto, no solamente se vulnera el derecho del particular que realizó la oposición, sino que también se salvaguarda el interés general representado en la salud humana de los consumidores”.

      - “Esta expresión, a contrario de lo que afirma la accionante, no tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados, se tiene que, ambas expresiones no se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia pueden llevar a confusión al consumidor sobre el producto mismo”.

      - “(…) la coexistencia de los signos BRISTOL VIDEX EC con el signo debidamente registrado VIREX que fundamento la negación no genera ningún tipo de derecho para el solicitante (…)”.

   4. Terceros interesados

1. La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “En cuanto al impacto visual a pesar de que las marcas están conformadas por un número diferente de palabras, es claro que la palabra VIDEX es la que sobresalta en el conjunto de palabras del que hace parte; así, por su parte en cuanto al impacto fonético dentro de la marca BRISTOL VIDEX EC, es claro que el impacto fonético se encuentra en la palabra VIDEX, claramente confundible con VIREX (…), en cuanto al aspecto conceptual, la marca VIREX evoca claramente para el consumidor el concepto de virus, pero no puede dejarse a un lado que siendo la marca VIREX altamente posicionada en el mercado, la marca BRISTOL VIDEX EC, evoca para el consumidor una relación directa con el nombre VIREX que durante muchos años se ha encontrado en el mercado”.

   - “(…) es evidente que entre las marcas en cuestión, hay una similitud innegable, y por ello deberá procederse a la negación del registro de la solicitud”.

   - “La marca que se solicita para registro utiliza la expresión VIDEX, que también puede ser considerada como evocativa de los mismos productos amparados por la marca registrada, por lo cual si se concediera el registro de la expresión BRISTOL VIDEX EC, se correría un altísimo riesgo, por cuanto se vería afectada la salud de los consumidores, específicamente del PACIENTE, que resultaría confundido sobre la diferencia conceptual de las expresiones, en la medida en que ambas son evocativas de la misma idea”.

2. No obra en el expediente que la sociedad LANMAN & KEMP – BARCLAY & CO. INCORPORATED haya contestado la demanda.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal.

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 3 de febrero de 2011.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “BRISTOL VIDEX EC” (denominativo), fue presentada el 20 de septiembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de...