PROCESO 120-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 120-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literales a), b) y h), 190 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 191, 192, 193, 200, 224, 228 y 229 de la misma Decisión.

Marca: TRANSPACK (nominativa).

Actor: sociedad TRANSPACK LTDA.

Proceso interno Nº 2003-0060.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de febrero del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0060;

El auto de 24 de noviembre de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad TRANSPACK LTDA.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P.

2. Hechos.

   1. El 10 de abril de 2001, la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para el registro como marca del signo TRANSPACK (nominativo) para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la G.O.A.C. Nº 504 de 29 de mayo de 2001. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad TRANSPACK LTDA., sobre la base de su marca TRANSPACK (mixta) registrada para distinguir servicios de la Clase 39 y de su nombre y enseña comercial TRANSPACK.

   3. Por Resolución Nº 38408 de 26 de noviembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro del signo TRANSPACK (nominativo) a favor de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. Contra dicha resolución la sociedad TRANSPACK LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 1409 de 28 de enero de 2002, confirmó la Resolución impugnada.

   4. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 28437 de 30 de agosto de 2002, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución Nº 38408. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad TRANSPACK LTDA. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violaron los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. La Superintendencia de Industria y Comercio “concede un registro, pasando por alto los derechos de exclusividad y uso que posee desde hace más de 33 años una empresa ampliamente reconocida tanto a nivel nacional como internacional (…)”.

   3. INTERNEXA S.A. E.S.P. al registrar el signo TRANSPACK (nominativo) pretende “apropiarse de la trayectoria que la empresa TRANSPACK LTDA. tiene, pues ésta, lleva aproximadamente 35 años operando y funcionando en Colombia (…)”, además que pretende “ingresar al mercado y prestar sus servicios, bajo una denominación ampliamente reconocida como lo es TRANSPACK, lo que significa que no tendría que invertir dinero en publicidad o preocuparse por adquirir con el tiempo un excelente Good-Will, pues la empresa de mi representado lo tiene hace mucho tiempo posicionado en el mercado”.

   4. La Superintendencia no realizó un “análisis exhaustivo de REGISTRABILIDAD DE UNA MARCA (…)” ya que resulta inexplicable que la “empresa INTERNEXA S.A. E.S.P. haya pretendido registrar la denominación TRANSPACK (…)”.

   5. Con el registro del signo TRANSPACK a favor de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. se están “vulnerando los derechos de un tercero que resulta ampliamente afectado con estas decisiones (…)”.

   6. Que “la marca TRANSPACK de propiedad de TRANSPACK LTDA., corresponde íntegramente en cuanto a sílabas, fonemas, pronunciación y representación gráfica, a la que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, concedió el registro a la firma INTERNEXA S.A. E.S.P. (…)”.

   7. Por otra parte, señala que “anuncia sus servicios por medios técnicos en su página de INTERNET, situación que se complica, cuando se pretende tener acceso a los servicios de TRANSPACK, pues se encuentra el consultante que INTERNEXA S.A. E.S.P. quien utiliza este medio para la promoción de sus servicios, anuncia a TRANSPACK como el líder de su actividad, el portador de portadores y lo que es peor, el líder en transporte de datos, que de manera alguna tiene que ver con distinguir todo tipo de transacciones comerciales que se realicen a través de la bolsa, sobre el cual le fue asignada el registro de la marca TRANSPACK (…)”.

   8. Entre los signos en conflicto existe “un riesgo de confusión muy alto, sobre todo por la SEMEJANZA e IGUALDAD de las MARCAS, el medio utilizado para la PUBLICIDAD (INTERNET), y además podrá ocasionarle un DAÑO ECONÓMICO y COMERCIAL al titular del signo o marca registrada como lo es TRANSPACK LTDA., y lo que es aún más grave, conlleva un aprovechamiento injusto de la reputación del signo, cuando su titular legítimo lleva utilizando esta denominación de TRANSPACK hace más de 30 años (…)”.

   9. Que su marca es notoriamente conocida.

   10. Que, su nombre comercial como su enseña comercial gozan de la protección que otorga tanto la norma comunitaria y como la colombiana.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación del ordenamiento legal en materia de propiedad industrial (…)”.

   2. “No cabe duda ni discute esta Superintendencia la identidad de los signos TRANSPACK (clase 39) y TRANSPACK (clase 41), en su parte nominativa (…). No obstante la semejanza entre los signos, se debe tener en cuenta que este único elemento no conlleva necesariamente al concepto de confundibilidad y por lo tanto no constituye por sí mismo una causal de irregistrabilidad marcaria. Para establecer el riesgo de confusión es imperativo analizar adicionalmente el tipo de productos o servicios que los signos pretendan distinguir, esto es la cobertura de los signos, en razón al principio de la especialidad sobre la base de la relación de los productos o servicios”.

   3. Después de citar los criterios a tomarse en cuenta para determinar la conexión competitiva entre servicios “el registro de la marca TRANSPACK cuyo titular es la sociedad TRANSPACK LTDA. fue concedido por esta Superintendencia para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 internacional (…) por su parte, la marca TRANSPACK de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. está destina a distinguir servicios de educación y esparcimiento, comprendidos en la clase 41”. Por lo que entre los servicios de las clases 39 y 41 “no encuentra esta Superintendencia relación alguna de la que pueda predicarse una potencial posibilidad de confusión por parte de los consumidores de unos y otros y del mercado en general. En efecto no se trata de servicios complementarios ni intercambiables, no son del mismo género, responde a diferentes finalidades”.

   4. En consecuencia, “debe descartarse por completo el riesgo de confusión alegado (…)” ya que “no hay impedimento alguno jurídico ni práctico que ponga en duda la posibilidad de que se presente en el mercado la coexistencia de marcas iguales o similares, en tanto la cobertura de los servicios sea diferente y no pueda predicarse relación alguna entre los mismos”.

   5. En cuanto a la confusión entre el signo registrado TRANSPACK (mixto) a favor de INTERNEXA S.A. E.S.P. y el nombre y enseña comercial TRANSPACK “cabe la misma apreciación (…) en el sentido de aceptar la semejanza de los mismos y manifestar que la misma no es suficiente por sí misma para configurar la causal de irregistrabilidad”.

   6. “Es claro y no es necesario un análisis profundo y detenido para concluir que entre los servicios y las actividades mencionadas no existe relación alguna, de hecho, se trata de actividades completamente independientes de los servicios (clase 41) a ser distinguidos con la marca TRANSPACK (…). En consecuencia, no existe fundamento para afirmar que el uso de la marca respecto de los servicios comprendidos en la clase 41 pueda generar un riesgo de confusión o de asociación con el nombre y enseña comercial TRANSPACK”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda señalando:

   1. Que, los objetos sociales de las empresas son diferentes pues “claramente se observa que la actividad económica de Transpack Ltda. es el transporte de cosas (…) lo que es completamente disímil de la actividad económica de INTERNEXA, igual sucede con los mercados a los cuales se encuentran dirigidos sus productos. Como consecuencia de ello es imposible que el consumidor al cual dirigen toda su fuerza de venta, sea fácilmente confundible (…)”.

   2. Que, “Si bien el registro de la marca concede a quien lo hace el derecho exclusivo sobre ella, no significa esto que lo sea para todos los productos y servicios, pues el uso...