PROCESO 113-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 113-IP-2010

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera.

Marca: KDK (nominativa).

Actor: señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH.

Proceso interno Nº 2006-00160.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de noviembre del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2006-00160;

El auto de 14 de octubre de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO. LTDA.

2. Hechos.

   1. El 26 de noviembre de 2001, el señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para la cancelación por falta de uso de la marca KDK (nominativa) registrada a favor de MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO. LTDA. para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Por Resolución Nº 18031 de 27 de julio de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la cancelación total por no uso de la marca KDK (nominativa). Contra dicha Resolución el señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   3. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 33985 de 19 de diciembre de 2005, confirmó la Resolución impugnada.

   4. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 00015 de 10 de enero de 2006, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución Nº 18031. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   El señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violó el artículo 165 de la Decisión 486 ya que, la sociedad demandada no usó la marca registrada a su favor “en la forma como la misma se encuentra registrada (…). En efecto el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma nominativa, sino en forma mixta”.

   2. Además, afirma que “el uso de la marca dentro de los tres años anteriores a la fecha en la cual se presentó la solicitud de cancelación por no uso, tampoco se produjo respecto de los productos para los cuales se encontraba registrada (…)”. Aclara que, “para la fecha de presentación de la demanda de cancelación por no uso, el certificado de registro Nº 76280, correspondía a la clase 9ª de la clasificación internacional de marcas (…). Posteriormente (…) la superintendencia de Industria y Comercio (…) procedió a dividir el registro de la marca nominativa KDK (…) en dos registros diferentes (…)”.

   3. Por lo tanto, “para la fecha en la cual se produjo la mal llamada ‘reclasificación’ (…) mi poderdante había iniciado demanda de cancelación por no uso, contra el registro de la marca nominativa KDK (…)”. A raíz de esta demanda de cancelación la Superintendencia emitió las siguientes resoluciones: a. Nº 017548 por medio de la cual canceló el registro de la marca KDK para distinguir productos de la Clase 9; y, b. Nº 018031 a través de la cual negó la cancelación por falta de uso de la marca KDK para productos de la Clase 11.

   3. Previamente a la mencionada reclasificación, la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución Nº 2689, concedió al señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH el registro como marca del signo KDK (mixto) para distinguir productos de la Clase 11, por lo que la reclasificación que “en términos prácticos, otorgó un nuevo certificado de registro (…)” fue realizada “con expresa violación del derecho de uso exclusivo que previamente había adquirido el señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH”. De todo lo anterior, se desprende que existe un registro del signo KDK (nominativo) a favor de MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO. LTDA. para la Clase 11, y otro registro del signo KDK (mixto) a favor de BASSIM NOUREDDINE YAZDEH para la Clase 11.

   4. Por lo expuesto, el uso de la marca KDK (nominativa) debe ser realizada sobre su forma nominativa “lo cual no sucedió en este caso, por cuanto las pruebas de uso se refieren a la siguiente marca mixta (…)”. Es así que, “Al no haber probado la sociedad MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO. LTD. el uso de la marca nominativa KDK en Colombia, o en el Ecuador, o en cualquier otro país del Grupo Andino (sic) la División de Signos Distintivos (…) se encontraba en la obligación de cancelar por no uso el certificado de registro (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas comunitarias.

   2. La sociedad titular del registro KDK, Matsushita Ecology Systems Co. Ltda., solicitó “la reclasificación de los productos debido a una confusión que existía en cuanto al alcance de los derechos derivado (sic) de la cobertura del registro marcario antes mencionado (…). La reclasificación implicaba fraccionar el registro original para que los productos allí cobijados quedaran incluidos en la cobertura correcta; así, los productos que pasaron a la clase 11 quedaron amparados por el certificado 76280ª y los de la clase 9 se dejan bajo el certificado 76280 (…)”.

   3. La acción de cancelación ahora discutida “fue presentada por la parte demandante con anterioridad a la reclasificación antes mencionada y está dirigida a cancelar el registro preexistente en la clase 9; sin embargo, es claro que con objeto de la reclasificación, los productos fueron divididos en dos registros diferentes, circunstancia que era imposible de prever por el ahora demandante al momento de solicitar la cancelación de registro de la marca ‘KDK’ (nominativa) en controversia”.

   4. De las pruebas adjuntadas por la demandada se puede concluir “en forma clara y evidente (…) que a la marca ‘KDK’ se le ha dado un uso real y efectivo, identificando ventiladores de techo, purificadores de aire, ventiladores de pared de 16 pulgadas, ventiladores de tumbado de 56 y 60 pulgadas, ventiladores de pedestal de 12 y 16 pulgadas y extractores de 12 y 16 centímetros, los cuales se comercializan en gran escala entre una sociedad extranjera exportadora (autorizada por el titular del registro) y unas sociedades ecuatoriana y Panameña (…) que los distribuyen en los países de origen y en Colombia. Por lo anterior el producto se encuentra dentro del tráfico mercantil propio para acreditar el uso de la marca en países miembros de la Comunidad Andina”.

   5. Finalmente, “no cabe duda que la marca nominativa ‘KDK’ correspondiente al certificado de registro nº 76280A fue usada por su titular, la Sociedad Matsushita Ecology Systems, Co, Ltd, para distinguir ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire eléctricos, productos comprendidos en la clase 11 de la nomenclatura vigente, durante tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación”.

5. Terceros interesados.

   La sociedad MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO. LTDA., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda señalando:

   1. No se debió conceder registro al signo KDK (mixto) del señor Bassim Noureddine Yazdeh, ya que dicho signo era confundible con su marca registrada KDK (nominativa), por lo tanto “fue a Matsushita Ecology Systems Co Ltda., a quien se le violó sus derechos de uso exclusivo, y no al accionante como se expresa y se presenta en la demanda. Pues, inexplicablemente, y a pesar de gozar mi asistida de un mejor derecho y del uso exclusivo de la marca (…) se concedió el registro (…) a favor del señor Bassim Noureddine Yazdeh (…)” lo que significa que no se realizó debidamente el examen de registrabilidad.

   2. Respecto a la afirmación de la demandante de que con la reclasificación se hubiesen vulnerado normas comunitarias “en vigencia de los Decretos 2379 de 1970 y 755 de 1972, los ventiladores o abanicos, se encontraban ubicados en la clase 9 (…)”. Sin embargo, “al expedirse la Decisión 344 (…) en virtud de su artículo 101 (…) los Países Miembros de la Comunidad Andina quedan obligados a dar cumplimiento a la clasificación de Niza, lo que permitió que los APARATOS de ventilación y/o abanicos, que se encontraban en los referidos decretos ubicados en la clase 9, en adelante se consideren de acuerdo al Arreglo de Niza, en la clase 11 (…)”.

   3. Que la sociedad Matsushita Ecology Systems Co. Ltda. “ha demostrado, clara, contundente e idóneamente el adecuado y efectivo uso que le ha dado a su marca KDK” tanto a nivel mundial como dentro de la Comunidad Andina. De esta manera “el uso ininterrumpido no solo en los diferentes países miembros del Pacto Andino y en otros a nivel mundial; la forma de su uso en el mercado respecto de los productos para los cuales está registrada, al igual que la temporalidad frente a la pretendida acción de cancelación”.

   4. Con las afirmaciones consignadas han quedado desvirtuados todos los argumentos del demandante.

   5. Finalmente, afirma que “la marca KDK nominativa está formada por la combinación de...