PROCESO 105-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 105-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136, literal a), y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2004-00026. Actor: MARÍA ODILIA OSPINA. Marca: SLENDERTONE (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y siete días del mes de noviembre del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de noviembre de 2010.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: MARÍA ODILIA OSPINA.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: B.M.R. TEORANTA Y BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La señora MARÍA ODILIA OSPINA, solicitó el 20 de febrero de 2001 el registro como marca del signo mixto SLENDERTONE, para amparar los siguientes productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza:

         JUEGOS, JUGUETES, ARTÍCULOS DE GIMNASIA Y DE DEPORTE NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES, DECORACIONES PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD, TODOS LOS DERIVADOS Y RELACIONADOS DE LOS ANTERIORES QUE ESTÉN INCLUIDOS EXPRESA O TÁCITAMENTE EN ESTA CLASE.

         La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 502 de 27 de marzo de 2001, se presentaron oposiciones por parte de la sociedad B.M.R. TEORANTA Y BIOMEDICAL RESEARCH LIMITADA, con base en la siguientes marcas:

         Marcas mixtas SLENDERTONE, registradas en Ecuador, bajo los certificados DNPI-0708-95-MINCIP y DNPI-0707-95-MIMCIP, para las clases 9 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza

         Productos de la clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

         Productos de la clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 38260 de 28 de noviembre de 2002, resolvió declarar fundada la oposición y negar el registro solicitado.

      4. La señora MARÍA ODILIA OSPINA, presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 016799 de 24 de junio de 2003, resolvió el recurso de reposición, confirmó el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 025090 de 29 de agosto de 2003, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

      7. La señora MARIA ODILIA OSPINA, presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante MARIA ODILIA OSPINA, soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los derechos de la sociedad opositora son posteriores y no existe prueba que acredite la existencia de una solicitud de registro en la República del Ecuador, para una marca igual o semejante a la solicitada.

      2. Sostiene, que la sociedad opositora no presentó la solicitud de la marca SLENDERTONE en la clase 28 y, por lo tanto, no tiene legítimo interés.

      3. Argumenta que, en consecuencia, no se cumplen los requisitos del artículo 147 de la Decisión 486.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista ortográfico, visual y auditivo.

         • Sostiene, que entre los productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         La sociedad B.M.R. TEORANTA Y BIO-MEDICAL RESEARCH LIMITED, contestó la demanda de la siguiente manera:

         • Sostiene, que sí demostró la existencia de registros previos de la marca mixta SLENDERTONE en Ecuador para las clases 9 y 10.

         • Manifiesta, que los registros en Ecuador fueron otorgados en 1995, mientras que la marca fue solicitada en 2001.

         • Agrega, que entre los productos amparados por los signos en conflicto existe vinculación. Por lo tanto, se podría generar confusión en el público consumidor.

         • Argumenta, que se cumplió con el requisito de presentar la solicitud de la marca en Colombia, ya que al momento de presentar la oposición se solicitó el registro de la marca mixta SLENDERTONE para las clases 9 y 10.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El juez consultante no especificó las normas a ser interpretadas, pero manifestó que la parte actora invocó como normas violadas las Decisiones 85, 313, 344 y 486.

   Como quiera que la solicitud de registro del signo mixto SLENDERTONE se realizó el 20 de febrero de 2001, el Tribunal, de oficio, interpretará los siguientes artículos: 134, 136, literal a), y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 147

A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos.

4. La oposición andina. Sus requisitos.

5. La conexión competitiva.

1. concepto de...