PROCESO 082-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 082-IP-2010

Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales a) y b), 136 literales a) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; y, de oficio, de los artículos 134 , 136 literal h), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión. Marca: “DOLCE EYEWEAR” (denominativa). Actor: GADO S.A.R.L. Expediente Interno: Nº 2007-0345.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de octubre del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 1139, de 18 de mayo de 2010, recibido en este Tribunal el 27 de mayo de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literales a) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2007-0345.

1. Las Partes.

   Demandante: Sociedad GADO S.A.R.L.

   Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

   Tercero Interesado: OPTI PRODUCTOS LTDA.

2. Determinación de los hechos relevantes:

1. Hechos:

   El 16 de marzo de 2006, la sociedad OPTI PRODUCTOS LTDA. solicitó el registro del signo DOLCE EYEWEAR (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza.

   La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 563, el 28 de abril de 2006.

   Estando dentro del término legal, la sociedad GADO S.A.R.L. presentó oposición con fundamento en la marca DOLCE & GABBANA (mixta) registrada en las Clases 3, 9, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Mediante Resolución Nº 25906, de 27 de septiembre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición y negó el registro del signo solicitado DOLCE EYEWEAR (denominativo).

   Mediante Resolución Nº 34330, de 14 de diciembre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por OPTI PRODUCTOS LTDA, confirmando la Resolución Nº 25906.

   El recurso de apelación contra la decisión anterior fue declarado fundado mediante Resolución Nº 23078, de 30 de julio de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se revocó la Resolución Nº 25906 y se concedió el registro del signo solicitado DOLCE EYEWEAR (denominativo).

3. Fundamentos de la Demanda:

   La demandante GADO S.A.R.L. aduce lo siguiente:

   Hubo una clara violación del artículo 136 literal e) de la Decisión 486, al haber concedido registro de la marca DOLCE EYEWEAR (denominativa) en la clase 09, pues el mencionado artículo dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando afecta la identidad o prestigio de personas jurídicas, firma, título, etc., de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que acredite consentimiento de esa persona o sus herederos.

   No es viable el registro de DOLCE porque reproduce en su totalidad el apellido del señor DOMENICO DOLCE, persona natural y de quien hay prueba de su existencia y de su nacionalidad italiana, quien es el único con derecho a disponer o ceder su apellido DOLCE para ser registrado como marca, el cual hace parte de la famosa y acreditada marca a nivel mundial DOLCE & GABBANA; que por lo tanto el registro de la marca DOLCE EYEWEAR está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el numeral e) del artículo 136 de la Decisión 486.

   La marca registrada DOLCE & GABBANA es notoria, en consecuencia, tiene una protección amplia y especial.

   Se viola el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues el signo solicitado DOLCE EYEWEAR (denominativo), además de su inviabilidad registral por contener un apellido es similarmente confundible con la marca DOLCE & GABBANA, registrada en las Clases 03, 18 y 25.

   Los signos además de morfológicamente idénticos están destinados a distinguir la misma clase de productos lesionando así su derecho de exclusividad, además de causar confusión, error y engaño dentro de los consumidores.

   Se deben tener en cuenta los antecedentes referentes al signo solicitado, pues mediante resoluciones Nos: 25906 y 34330, se declaró fundada la oposición que se presentó y se negó el registro del signo DOLCE EYEWEAR (denominativo), porque se encontraron semejanzas de orden fonético, ortográfico y conceptual, entre los signos.

   De acuerdo a la principal regla de cotejo marcario, la comparación entre dos signos distintivos debe efectuarse con arreglo a la visión de conjunto, esto es tomando la totalidad de los elementos que la componen, sin desmembrar su unidad fonética y ortográfica.

   El acto administrativo acusado no es producto del estudio y cotejo de las marcas en forma integral, pues omitió la semejanza ortográfica, sus idénticos encabezados, su confundibilidad conceptual, visual, ortográfica y fonética. Se deberá aplicar el principio según el cual para la comparación entre marcas deberá tenerse en cuenta sus semejanzas y no sus diferencias.

   El signo DOLCE EYEWEAR (denominativo) fue solicitado para distinguir productos de la Clase 09, al igual que la marca registrada DOLCE & GABBANA (mixta).

4. Contestaciones a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio, argumenta lo siguiente:

   Siguiendo los lineamientos legales y jurisprudenciales, el signo solicitado DOLCE EYEWEAR (denominativo) no es confundible con la marca registrada DOLCE & GABBANA (mixta), porque no presentan similitudes, ya que poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético.

   Al realizar el examen conjuntal se tiene que ambas expresiones son suficientemente distintivas entre sí y que para que se dé riesgo de confusión es preciso que exista identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonética, además debe verificarse el alcance de cobertura, es decir los productos que identifican las marcas en conflicto, este último porque el principio de especialidad limita la protección de una marca a los productos o servicios especificados en el registro.

   La coexistencia entre las marcas en debate no generaría confundibilidad entre los consumidores y los llevaría a error respecto de la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas.

   La sociedad OPTI PRODUCTOS LTDA., como tercero interesado, manifestó lo siguiente:

   La demandante está fraccionando las marcas en conflicto con el objeto de resaltar la existencia de similitudes, dejando de lado la visión en conjunto de las mismas, pues si los signos no fueran descompuestos y fraccionados en cada uno de los elementos, se evidenciaría y resultaría claro que desde el aspecto gráfico, ortográfico, fonético y conceptual, las marcas son suficientemente diferentes.

   Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado DOLCE EYEWEAR es denominativo en la Clase 09, mientras que la marca registrada DOLCE & GABBANA es mixta y tiene un componente figurativo específico que reivindica una ornamentación de la misma. Desde el punto de vista ortográfico vale destacar que la verdadera ortografía es D & G DOLCE & GABBANA, mientras que desde el punto de vista fonético, el signo solicitado DOLCE EYEWEAR se pronuncia DÓLSI AIHUEER en inglés y la otra DI-E-JE, DOLSHE-É-GAB-BANA es italiano, por lo que no comparte con la demandada ninguno de sus sonidos ni pronunciaciones.

   Desde el punto de vista conceptual e ideológico, que prima sobre otras similitudes, la marca registrada DOLCE & GABBANA es reflejo de apellidos italianos, mientras que el signo solicitado DOLCE EYEWEAR es de fantasía. El hecho que una expresión coincida con un apellido, no es motivo de justificación suficiente para argumentar que se afecta el prestigio de nadie y que en caso de que fuera así ello debe probarse.

   CONSIDERANDO:

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 25 de agosto de 2010.

   Que, el Consejo de Estado solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literales a) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En ese sentido, este Tribunal interpretará los artículos solicitados; y, de oficio, los artículos 134, 136 literal h), 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa.

   Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

   b) carezcan de distintividad;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en...