PROCESO 095-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 095-IP-2010

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Patente: “NUEVO PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA SAL ÁCIDA CÁLCICA AMORFA [R-(R*,R*)] -2- (4-FLUOROFENILO) - , -DIHIDROXI -5- (1-METILETILO) -3- FENILO -4- [(FENILAMINO)CARBONILO] 1H-PIRROL -1- ÁCIDO HEPTANOICO”. Actor: Sociedad Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. PROCAPS S.A. Proceso interno: Nº 2002-00273.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de noviembre del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 0989, de 27 de abril de 2010, recibido en este Tribunal el 11 de junio de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial, sin especificar norma alguna, pero menciona como invocadas por la parte actora como violadas, los artículos 12, 13, 14, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 9, 39, 45 y 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2002-00273.

1. Las Partes.

   Demandante: Sociedad Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. PROCAPS S.A.

   Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

   Tercero Interesado: WARNER LAMBERT COMPANY

2. Determinación de los hechos relevantes:

1. Hechos:

   El 17 de julio de 1996, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que se le otorgue la Patente de Invención “NUEVO PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA SAL ÁCIDA CÁLCICA AMORFA [R-(R*,R*)] -2- (4-FLUOROFENILO) - , -DIHIDROXI -5- (1-METILETILO) -3- FENILO -4- [(FENILAMINO)CARBONILO] 1H-PIRROL -1- ÁCIDO HEPTANOICO”.

   Efectuado el examen de forma y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 470, de 29 de diciembre de 1998, sin que se hayan presentado observaciones.

   Realizado el examen de fondo se requirió al solicitante para que diera respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos en la Decisión 486, para la concesión de la patente.

   El 01 de agosto de 2001, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado, entregando el texto con las reivindicaciones que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

   Mediante Resolución Nº 35408, de 30 de octubre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el privilegio de patente de invención.

   El 21 de diciembre de 2001, PROCAPS S.A., interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 35408 en virtud de la cual se concedió la patente de invención, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 3844, de 08 de febrero de 2002, confirmando la decisión impugnada y declarando agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos de la Demanda:

   La demandante PROCAPS S.A. señala que el proceso al cual le fue concedido el privilegio de patente de invención carece de nivel inventivo, puesto que la obtención y aislamiento de un producto cualquiera a partir de la disolución del mismo y posterior eliminación del disolvente es una práctica habitual y constante en la química orgánica, que resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

   Resalta que la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció y permitió la continuidad del trámite administrativo de concesión de patente, aún cuando los requisitos exigidos legalmente no habían sido cumplidos por el peticionario.

   Sostiene que la fuente normativa no sólo debe mencionarse, pues implícitamente obliga al peticionario a indicar las normas de orden interno mediante las cuales Estados Unidos concede el mismo trato a los colombianos, por medio de las cuales incorporó al orden interno el tratado que otorga reciprocidad.

   Señala que en el sub examine se omitió la indicación de la fuente normativa vigente, estos es, que la fuente normativa fuese aplicable dentro del año siguiente a la presentación de solicitud radicada en los Estados Unidos.

   Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó protección patentaria a una invención que carecía de los elementos de novedad y nivel inventivo, contrariando lo dispuesto en la Decisión 486, por lo cual se expidieron actos administrativos falsamente motivados.

   Resalta que es frecuente, y por ello predecible, obtener amorfos en un proceso de cristalización de productos; y es que es técnica conocida desde 1927, por lo que no puede entenderse que una disolución de un producto conocido tenga nivel inventivo, cuando prácticamente cualquier producto es disolvible.

4. Contestaciones a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio señala que no se han incurrido en violaciones de las Decisiones 344 o 486, además se garantizaron el derecho al debido proceso y el de defensa.

   Sostuvo que la no indicación de la fuente normativa, no afecta la solicitud de patente, pero si el derecho de prioridad reclamado. En casos como el analizado, cuando no se reconoce tal derecho, la solicitud continúa su trámite legal correspondiente. En síntesis, el no indicar la fuente normativa hace perder el derecho de prioridad.

   Indicó que durante el trámite de una patente, el estudio de fondo corresponde a una comparación preliminar de la invención reivindicada con el estado de arte más cercano, más no una decisión definitiva.

   Resaltó que el objetivo de la solicitud y el alcance estricto del derecho concedido, es preciso y únicamente implica el procedimiento reivindicado, y de ninguna manera el producto ni los materiales de partida. Es irrelevante el hecho de que la atorvastatina per se sea en su forma cristal o amorfa, puesto que no es el objetivo de la invención, sino solamente su procedimiento de conversión.

   El tercero directamente interesado, WARNER LAMBERT COMPANY, expresó que la patente fue válidamente concedida y que la atorvastatina fue primero revelada y patentada en una forma amorfa; tiempo después se elevó la solicitud de privilegio de patente de invención al encontrar una nueva forma, es decir, la forma cristalina de la atorvastatina con características físicas diferentes a la forma amorfa.

   Concluyó que la existencia de esta nueva forma de atorvastatina ocasionó que el proceso normal de obtención de atorvastatina amorfa no fuese producible de manera consistente debido a sembrado no intencional que ocasionaba una cristalización no deseada. Desarrollar un proceso que invirtiese esta forma cristalina en la forma amorfa de manera reproducible, es un avance sin precedentes, no sólo en el campo de la atorvastatina sino también en el campo de la cristalografía, que también merece obtener el privilegio de patente solicitado.

   CONSIDERANDO:

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 25 de agosto de 2010.

   Que, el Consejo de Estado solicita Interpretación Prejudicial sin especificar norma alguna, sin embargo, menciona como invocados por la parte actora los artículos 12, 13, 14, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 9, 39, 45 y 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la norma aplicable al presente caso es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la solicitud de otorgamiento de patente de invención se presentó el 17 de julio de 1996.

   En tal sentido, se interpretan, de oficio, los artículos 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

   Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

   El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

   Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

   Artículo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

   a) El inventor o su causahabiente;

   b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente;

   c) Un tercero que hubiese obtenido la...