PROCESO 86-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 86-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2004-0385. Actor: Sociedad BURGER KING CORPORATION. Marca KING DE POLLO (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 16 de septiembre de 2010, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: BURGER KING CORPORATION.

   Demandados: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: KOKORICO S.A. antes denominada KOKORICO LTDA.

   FABIO RAMIREZ GÓMEZ.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad BURGER KING CORPORATION, solicitó el 1 de noviembre de 1996 el registro como marca del signo mixto KING DE POLLO, para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 442 de 21 de febrero de 1997, la sociedad KOKORICO S.A. presentó observación con base en las solicitudes de registro de los signos mixtos KING LINE, para amparar productos y servicios de las clases 29, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. También argumentó la titularidad de la enseña comercial mixta KING LINE, para amparar productos y servicios de las clases 29, 30, 31, 32, 35, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo mixto es la siguiente:

      3. El señor FABIO RAMÍREZ GÓMEZ, presentó observación con base en su enseña comercial mixta WHOPPER KING, registrada bajo el certificado No. 1635 y para amparar servicios de la clase 42. Argumenta que también solicitó el registro como marca del signo mixto W-WHOPPER KING, para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 08350 de 14 de mayo de 1998, resolvió declarar fundada la observación presentada por la sociedad KOKORICO S.A., infundada la presentada por el señor FABIO RAMÍREZ GÓMEZ y negar el registro solicitado.

      5. La sociedad BURGER KING CORPORATION, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      6. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 12522 de 8 de junio de 2004, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 16952 de 28 de julio de 2004, resolvió el recurso de apelación en el sentido confirmar el acto impugnado.

      8. La sociedad BURGER KING CORPORATION, presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que las solicitudes de registro para los signos mixtos KING LINE (clases 29 y 30), fueron negadas. La resolución de la Superintendencia se basó en el signo mixto KING LINE de la clase 42.

      2. Sostiene, que si se traduce al español los signos en conflicto su significado es completamente diferente.

      3. Argumenta, que la palabra KING es de uso común en las clases 29 y 30.

      4. Indica, que los signos en conflicto se encuentran amparando productos y servicios de clases totalmente diferentes.

   3. La contestación de la demanda.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles.

         • Sostiene, que los signos en conflicto amparan productos de la misma clase. Manifiesta que también hay relación de conexidad entre los mismos.

      2. Por parte de los terceros interesados en las resultas del proceso.

         • El señor FABIO RAMÍREZ GÓMEZ contestó la demanda mediante Curador ad-litem. Sostuvo lo siguiente:

         (…)

         No propongo excepciones, por no constarme los hechos, y que estructuren un medio exceptivo, pero manifiesto que a conciencia de su señoría, si encontrare excepción alguna que favorezca a mi representado oficiosamente favor reconocerla.

         (…)

         .

         • La sociedad KOKORIKO S.A., contestó la demanda con los siguientes argumentos:

         - Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista visual, fonético y conceptual.

         - Manifiesta, que la expresión “de pollo” es genérica y descriptiva.

         - Agrega, que en un caso similar la Superintendencia llegó a la misma conclusión.

         - Argumenta, que los productos y servicios de las clases 29 y 42 tienen conexión competitiva.

         - Añade, que la notoriedad alegada por el solicitante no es un presupuesto de registrabilidad. Además, afirma que la supuesta notoriedad corresponde al signo BURGER KING y no al solicitado.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal no interpretará las normas descritas, ya que la normativa aplicable al momento de la solicitud de registro del signo KING DE POLLO (mixto) era la Decisión 344.

   El Tribunal de oficio interpretará las siguientes normas: artículos 81, 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; párrafo cuarto del artículo 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error

;

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Párrafo cuarto del artículo 172

(…)

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

(…)

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia

.

(…)”.

6. consideraciones:

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

   1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   2. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   3. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

   4. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

   5. Ámbito de protección de la enseña comercial en la Decisión 344.

   6. Signos en idioma extranjero.

   7. Palabras de uso común, genéricas y descriptivas en la conformación de signos marcarios.

   8. Causales de irregistrabilidad que desaparecieron al momento de resolverse la nulidad.

1. La autonomía de las oficinas de registro marcario.

   1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

      La corte consultante solicitó la interpretación de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de registro del signo mixto KING DE POLLO se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

      Acerca del tránsito legislativo y...