PROCESO 87-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 87-IP-2010

Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, de los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 113, 128, 129 y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-0287. Actor: A.C.I. COLOMBINA S.A. Marca: EXHIBIDOR DE CHUPETAS (TRIDIMENSIONAL).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de noviembre del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 29 de septiembre de 2010.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: COLOMBINA S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: COMESTIBLES ALDOR S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad COLOMBINA S.A., solicitó el 8 de abril de 2005 el registro como marca del signo tridimensional EXHIBIDOR DE CHUPETAS, para amparar “contenedores y exhibidores de productos alimenticios”, de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 557 de 31 de octubre de 2005, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 22186 de 25 de agosto de 2006, resolvió negar el registro solicitado. Argumentó que el registro del signo solicitado transgrediría los derechos que la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. tiene sobre su diseño industrial. Este último se encuentra registrado bajo el certificado No. 4424.

      4. La sociedad COLOMBINA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 29080 de 30 de octubre de 2006, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 09350 de 30 de marzo de 2007, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la resolución impugnada.

      7. La sociedad COLOMBINA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que el signo solicitado cumple con todos los requisitos para ser registrado como marca.

      2. Sostiene, que entre el signo solicitado y el diseño industrial de la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. no existe riesgo de confusión y/o asociación. Tienen diferencias estructurales, estéticas, funcionales y gráficas que los individualizan, y lo único que comparten son los elementos comunes de los exhibidores de chupetas.

      3. Argumenta, que en el mercado se utilizan diversos tipos de exhibidores de chupetas que comparten elementos comunes, como su forma y configuración estética. Cada empresario ofrece sus productos en sus respectivos exhibidores.

      4. Indica, que la sociedad COLOMBINA S.A. obtuvo en Perú el registro de la marca tridimensional solicitada. En Ecuador obtuvo un fallo favorable dentro de una tutela administrativa y en contra de la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Sostiene, que entre el signo solicitado y el diseño industrial de la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. existen más coincidencias que diferencias.

         • Argumenta, que el signo solicitado no cumple con los requisitos para ser registrado como marca.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         La sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., contestó la demanda con los siguientes argumentos:

         • Manifiesta, que el signo solicitado es idéntico al diseño de un cono interior cuya titularidad es de COMESTIBLES ALDOR S.A.

         • Argumenta, que el consumidor no podría identificar las diferencias secundarias.

         • Indica, que se está en presencia de la causal de irregistrabilidad determinada en al artículo 136, literal f), de la Decisión 486.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La corte consultante solicitó la interpretación de los siguientes artículos: 134, 135, 136, en especial el literal f), y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal interpretará el artículo 134 de la Decisión 486. Limitará la interpretación del artículo 135 a los literales a) y b). Interpretará el artículo 136, literal f).

   No interpretará el artículo 154, ya que no es pertinente para el caso bajo estudio.

   De oficio interpretará los siguientes artículos: 113, 128, 129 y 150 de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

Artículo 113

Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

(…)

Artículo 128

El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro.

Artículo 129

El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

(…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)”.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por infringir el derecho de propiedad industrial de un tercero. Ámbito de protección del diseño industrial.

3. Los signos tridimensionales.

4. Comparación entre un signo tridimensional y un diseño industrial.

5. La autonomía de las oficinas de registro marcario.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el...