PROCESO 98-IP-2010

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 98-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5, 16 y 17 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2002-00109. Actor: MERCK & SO., INC. Patente: “COMPOSICIONES FARAMCÉUTICAS QUE CONTIENEN INHIBIDORES 5-ALFA REDUCTASA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA ANDROGÉNICA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de noviembre del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 29 de septiembre de 2010.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: MERCK & CO., INC.

   Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      1. La Sociedad MERCK & CO. INC, solicitó el 12 de octubre de 1994 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “MÉTODO PARA TRATAR LA ALOPECIA ANDROGÉNICA CON INHIBIDORES 5-ALFA-REDUCTASA”.

      2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 429 de 17 de abril de 1996, sin que se hubieren presentado observaciones.

      3. La sociedad MERCK & CO. INC, el 24 de diciembre de 1999 presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, mediante el cual se modificaron las reivindicaciones y el título de la invención.

      4. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 16051 de 18 de mayo de 2001, decidió negar la patente de invención solicitada.

      5. La sociedad MERCK & CO. INC, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

      6. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 30589 de 24 de septiembre de 2001, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      7. La sociedad MERCK & CO., INC, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 14, 16, 18 y 21 de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

      1. Argumenta, que el objeto de la solicitud de patente cumple con todos los requisitos de patentabilidad, tales como la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

      2. Sostiene, que el objeto de la solicitud de patente es novedoso. No existe en el estado de la técnica un objeto idéntico al reivindicado en dicha solicitud.

      3. Argumenta, que el objeto de la solicitud de patente tiene novedad y nivel inventivo en relación con los documentos EP 0285382, US 4,760,071 y EP 0155 096, citados como anterioridades por la Superintendencia de Industria y Comercio.

      4. Expresa, que ninguno de dichos documentos sugiere a una persona versada en la composición farmacéutica objeto de la solicitud de patente. El objeto de la solicitud denegada constituye un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

      5. Manifiesta, que la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó su análisis partiendo del problema técnico que existía al momento de desarrollarse la invención.

      6. Agregó, que la novedad y el nivel inventivo del objeto de la solicitud han sido aceptados en varios países y regiones a nivel mundial, tales como Chile y la Comunidad Europea.

      7. Alega, que el objeto de la solicitud no pretende patentar un segundo uso médico o una nueva dosificación.

      8. Considera, que de conformidad con el artículo 27 del ADPIC los nuevos usos no están excluidos de patentabilidad.

   3. La contestación de la demanda.

      la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      1. Sostiene, que las anterioridades encontradas afectan la novedad de la solicitud de patente de invención.

      2. Manifiesta, que el artículo 21 de la Decisión 486 se refiere a los productos y procedimientos. En ninguna parte se dice que se prohíbe el patentamiento de los usos.

      iV. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   La corte consultante solicitó la interpretación de los siguientes artículos: 14, 16, 18 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de la Sección 5ª del ADPIC.

   No se interpretarán las normas de la Decisión 486, ya que al momento en que se presentó la solicitud de patente, la normativa sustancial aplicable era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   No se interpretarán las normas del ADPIC, ya que este acuerdo no hace parte de la normativa comunitaria aplicable.

   Se interpretará, de oficio, los artículos 1, 2, 4, 5, 16 y 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 1

Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial

.

Artículo 2

Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique

.

(…)

Artículo 4

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica

.

Artículo 5

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios

.

(…)

Artículo 16

Productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Artículo 17

El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto.

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia

.

(…)”.

6. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

2. Preeminencia del Ordenamiento Comunitario Andino.

3. Requisitos de patentabilidad.

4. La modificación de la solicitud de patente.

5. Las patentes de segundo uso en el marco de la Decisión 344.

6. Principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   La corte consultante solicitó la...