PROCESO 110-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 110-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal d), 137 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; interpretación de oficio de los artículos 134, 258 y 259 de la misma Decisión.

Marca: WINSOR (nominativa).

Actor: sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL S.A.

Proceso interno Nº 2004-00381.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de noviembre del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 136 literal d), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-00381;

El auto de 29 de septiembre de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: señora BLANCA MERY GÓMEZ ALZATE.

2. Hechos.

   1. El 3 de mayo de 2001, la señora BLANCA MERY GÓMEZ ALZATE solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo WINSOR (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial “utensilios y recipientes para el menaje o la cocina; peines y esponjas, cepillos, materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado”.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 504 de 29 de mayo de 2001. Contra dicha solicitud, no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 07734 de 11 de marzo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo solicitado.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Nulidad de la Resolución Nº 07734 de 11 de marzo de 2002.

   2. Ser titular de la marca WINSOR en Panamá y en otros países.

   3. Que, “La señora BLANCA MERY GÓMEZ ALZATE, a pesar de haber sostenido relaciones comerciales con la sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL S.A., por lo menos desde el año 1998 hasta el año 2003, y de haber adquirido de dicha sociedad productos identificados con la marca WINSOR, y con pleno conocimiento de la titularidad de dicha marca por parte de la sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL, solicitó a su nombre el registro de la marca WINSOR, para identificar productos de la clase 21, lo cual constituye un claro acto de mala fe”.

   4. Violación de los artículos 136 literal d), 137 y 172 de la Decisión 486.

   5. Que, posteriormente, el 19 de abril de 2004, la sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL S.A. solicitó el registro de la marca WINSOR para distinguir productos de la Clase 24 y que, contra dicha solicitud, la señor Blanca Mery Gómez Alzate, formuló demanda de oposición.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. “(…) efectuado el examen de registrabilidad, mi representada la Superintendencia de Industria y Comercio, no encontró que el signo solicitado a registro como marca ‘WINSOR’ para distinguir (…) productos comprendidos en la clase 21 de la nomenclatura vigente, se encontrara incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y contrario censu (sic), tiene la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

   3. Respecto a la mala fe, después de citar una Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino dice “para ejercer la acción de nulidad en comento, quien la ejecuta, debe ser titular de la marca en el extranjero; independientemente del sistema por medio del cual la haya adquirido, cuya titularidad deberá probar a través de los medios correspondientes, acreditar que la misma se mantiene vigente y se haya obtenido con anterioridad a la adquisición de mala fe por parte del tercero”.

   4. “De los documentos aportados por la parte actora, en ninguno de ellos está la prueba legal de que la sociedad Importadora Universal S.A., sea la titular de la marca ‘WINSOR’, mixta o nominativa en la República de Panamá, para distinguir productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual carece de legitimación para incoar la presente acción”.

   5. “No aparece probado dentro de las facturas aportadas por la parte actora, que la señora Blanca Mery Gómez Alzate, hubiera comercializado con ésta, productos de la clase 21 internacional, por cuanto las facturas prueban la comercialización de la clase 8 (cubiertos) y 24 (individuales, cortinas para baño), lo cual hace inaplicable lo ordenado en el literal d) del artículo 136 ibidem”.

   6. Finalmente, contrario a lo afirmado por la parte actora “está debidamente probado que mi representada (…) desconocía que con la solicitud de registro como marca del signo ‘WINSOR’, se estuvieren presuntamente atentando contra los derechos de un tercero, por cuanto en el tramite (sic) de la citada solicitud, no se presentaron oposiciones por parte de terceros interesados, como tampoco fue informada por parte de la actora sobre presuntas defraudaciones por la solicitud del precitado registro, por lo cual no es posible dar aplicación a lo establecido en el artículo 137 ibidem”.

5. Terceros interesados.

   La señora BLANCA MERY GÓMEZ ALZATE tercera interesada en el proceso, no contestó la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 136 literal d), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo WINSOR (nominativo) fue el 3 de mayo de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el Consultante se interpretarán los artículos 136 literal d), 137 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículo 134, 258 y 259 de la misma Decisión; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   (…)

   d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

   (…)

   Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

   (…)

   Artículo 172.-

   (…)

   La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

   (…)

   Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

   Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los...