PROCESO 107-IP-2010
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 107-IP-2010
Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “CHESTERFIELD RIO TROPICAL” (mixta). Actor: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO. Expediente Interno: Nº 2008-00185.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de noviembre del año 2010.
VISTOS:
El Oficio Nº 1690, de 28 de julio de 2010, recibido en este Tribunal el 6 de agosto de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2008-00185.
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Las Partes.
Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
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Determinación de los hechos relevantes:
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Hechos:
El 2 de agosto de 2005, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., solicitó el registro del signo CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto), para distinguir cigarrillos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 556, de 30 de septiembre de 2005.
PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO, presentó oposición en base a sus marcas TROPICAL (mixta) y TROPICAL (denominativa), de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 31 de julio de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 23840, por medio de la cual declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto).
PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 35565, de 29 de octubre de 2007, por medio de la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 23840.
El 14 de diciembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 42163, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 23840 y concedió el registro del signo CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) en la Clase 34, agotándose así la vía gubernativa.
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Fundamentos de la Demanda:
La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO, fundamenta su demanda manifestando lo siguiente:
Advierte que la resolución que otorgó el registro del signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto), la cual reproduce en su totalidad las marcas previamente registradas en Colombia y en Perú, TROPICAL (mixta) y TROPICAL (denominativa), y las resoluciones que la confirmaron, violan el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que se concedió el registro del signo en mención, que no es distintivo, es decir, no es apto para identificar productos en el mercado, teniendo en cuenta que sí existe una innegable semejanza visual y fonética desde el primer impacto entre el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) y las marcas registradas TROPICAL (mixta) y TROPICAL (denominativa), que además pretende la primera, competir con los mismos productos.
Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio, hizo una equivocada valoración de la capacidad identificatoria del signo solicitado al compararlo con las marcas de la opositora, y ha contradicho abiertamente lo que ha sostenido en muchos casos cuando se ha visto obligada a precisar el riesgo de confusión entre signos gráficos y fonéticos similares.
Infiere que el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) reproduce en su integridad las marcas registradas TROPICAL (mixta) y TROPICAL (denominativa), por lo tanto se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Advierte que la autoridad marcaria colombiana, ha permitido que un tercero se apropie de dicha marca registrada, vulnerando los derechos del titular, al considerar que la marca registrada es, dentro del signo solicitado, “un adjetivo secundario que califica RÍO”.
Concluye señalando que la autoridad marcaria tomó la decisión teniendo en cuenta las diferencias de las marcas y no sus semejanzas.
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Contestaciones a la demanda:
La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda fundamentando lo siguiente:
Considera que no existen semejanzas que originen confusión entre el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) y las marcas registradas TROPICAL (denominativa) y TROPICAL (mixta), ya que si bien existen algunos elementos en común, vistos en su conjunto, ambos poseen elementos adicionales los cuales permiten ser distintivos el uno del otro.
Argumenta que el signo solicitado está compuesto por las expresiones CHESTERFIELD RIO TROPICAL, en donde las expresiones RIO TROPICAL, son de mayor tamaño que CHESTERFIELD, en tanto ésta resalta por el tipo de letra, configuración y tamaño dentro del conjunto.
Advierte que existen diferencias de orden fonético y gramatical, pues las marcas registradas TROPICAL (denominativa) y TROPICAL (mixta), se componen de una palabra, mientras que el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) se compone de tres.
Señala que la expresión CHESTERFIELD cumple con la función de dar distintividad al signo solicitado, en consecuencia, no hay confundibilidad con las marcas registradas TROPICAL (denominativa) y TROPICAL (mixta).
Explica que nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en el presente caso.
Finalmente, argumenta que realizado el examen de registrabilidad atendiendo a las demás causales establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) no se encuentra en causal alguna que impida su registro.
La Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., como tercero interesado, argumentó lo siguiente:
Los actos acusados no violan el artículo 134 de la Decisión 486, y el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) cumple con el requisito de distintividad o aptitud distintiva en abstracto, ya que tiene una estructura que le permite constituirse como marca, al ser, por un lado, lo suficientemente simple y, por otro, ser un signo de poca complejidad.
Al estudiar la registrabilidad del signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto), se advierte que no existen similitudes con la marca registrada TROPICAL (mixta), que puedan inducir al público a error o confusión, ya que ambas marcas no se asemejan en su conjunto desde los puntos de vista visual y fonético.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de octubre de 2010.
Que, el Consejo de Estado solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales serán interpretados por este Tribunal.
Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:
DECISIÓN 486
(…)
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes...
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