PROCESO 201-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 201-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: NEW GOLDEN STAR y logotipo.

Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Proceso interno 9064-2013.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince.

VISTOS:

El 24 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía courier, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, sobre la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 9064-2013.

El auto de 26 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Eva Janet Espinoza Decol.

Hechos.

* El 24 de mayo de 2005, Eva Janet Espinoza Decol solicitó el registro como marca del signo NEW GOLDEN STAR y logotipo para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Publicado el registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, el 6 de julio de 2005, York International Industries, Inc. formuló oposición al registro del signo solicitado señalando ser el titular de las marcas GOLDEN BEACH, GOLDEN BEACH MENTHOL y etiqueta y GOLDEN BEACH LIGHTS y etiqueta, para identificar productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 21 de julio de 2005, Philip Morris Products S.A. formuló oposición al registro del signo solicitado, manifestando ser titular de la marca MARLBOLO y diseño de empaque de cigarrillos, signo que distingue productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Por Resolución 021805-2007/OSD-INDECOPI, de 11 de diciembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos resolvió: (i) improcedente la oposición formulada por York Internacional Industries, Inc; (ii) infundada la oposición formulada por Philip Morris S.A.; y (iii) conceder el registro de la marca solicitada.

* El 7 de enero de 2008, Philip Morris Products S.A. interpuso recurso de apelación.

* Por Resolución 1452-2009/TPI-INDECOPI de 8 de junio de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución impugnada.

* El 10 de septiembre de 2009, Philip Morris Products S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa.

* El 21 de octubre de 2009, el INDECOPI dio contestación a la demanda.

* Por Sentencia de Primera Instancia, resolución número veintitrés de 31 de de enero de 2012 la Cuarta Sala Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada demanda contenciosa administrativa.

* El 26 de marzo de 2012, Philip Morris Products S.A. interpuso recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que por Resolución de quince de noviembre de 2012, confirmó la sentencia apelada.

* El 6 de noviembre de 2013, Philip Morris Products S.A. interpuso recurso de casación.

* La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por proveído de 5 de agosto de 2014, dispuso remitir solicitud al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin realizar la interpretación prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda.

* Philip Morris Products S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:

* Es un hecho no controvertido que la marca "MARLBORO" y etiqueta goza de la calidad no sólo de marca notoria, sino también de marca renombrada o marca de alta reputación. Asimismo, señaló que existía jurisprudencia.

* Una simple comparación entre los signos en controversia, deja en evidencia que permitir el registro de la marca cuestionada, puede introducir en el mercado un producto que genere confusión entre los consumidores.

* La marca solicitada incluye en su diseño muchos elementos similares a la marca opuesta; entre otros, la utilización de colores iguales o similares, diseños de empaques o cajetillas en forma triangular y posiciones similares de elementos del signo.

* Asimismo, existiría un riesgo de asociación entre los signos en controversia.

* Los signos solicitados están destinados a identificar los mismos productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Argumentos de la contestación a la demanda.

* El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

* En cumplimiento con lo establecido por el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, el Tribunal del INDECOPI estableció expresamente las razones por las cuales consideraba que el signo NEW GOLDEN STAR y logotipo no constituía una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción de la marca notoria MALBORO y logotipo.

* El Tribunal llegó a determinar que las denominaciones que conforman los signos confrontados no presentan punto alguno de coincidencia; asimismo, con relación al aspecto gráfico y cromático, si bien los signos confrontados comparten el diseño de una figura geométrica que da la apariencia de un triángulo, dicho diseño es frecuentemente utilizado en la Clase 34. Por otra parte, que el diseño de un escudo que se aprecia sobre la denominación no es una característica gráfica exclusiva de la marca MARLBORO sino que se encuentra presente en diversas marcas registradas y obedece a una tendencia publicitaria del mercado.

* Ninguna jurisprudencia de las mencionadas por la demandante, constituye un precedente de observancia obligatoria, por tanto, no resulta vinculante para el análisis de registrabilidad cuestionado.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

* No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado señora Eva Janet Espinoza Decol.

Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia.

* La Sentencia de Primera Instancia, que declaró infundada la demanda, se fundamentó en que:

* "(...) respecto a la identidad gráfica y figurativa de los signos que señala, en ambos casos de la marca registrada y de la marca solicitada, se debe tener en cuenta que si bien es cierto que ambas figuras muestran una forma triangular obvia que parte el diseño en dos secciones, y que dicha característica será puesta en evidencia y recordada por los usuarios; se debe tener presente que dado el público al cual va dirigido, los consumidores habituales de la marca de la empresa demandante (Marlboro) podrán diferenciar la marca de su preferencia sin riesgo de confusión".

* "(...) se advierte que la marca de la accionante y de la comparación con la marca solicitada no tienen ningún riesgo de confusión que pueda inducir al público consumidor en alguna confusión respecto de una marca con la otra, siendo que la marca solicitada no se encuentra incursa en la prohibición de registro, señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; al cumplir el citado signo con ser lo suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica para poder diferenciarse con la marca de la empresa demandante, encontrándose asimismo fuera de las prohibiciones de registro reguladas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 ".

* "(...) la comparación entre la marca de la empresa demandante y la de la demandada no presentan riesgo de confusión alguno, estando a las diferencias fonéticas (Marlboro y New Golden Star); y a las diferencias gráficas (presentadas por la figura de triángulo invertido o no y el escudo, son cotidianamente utilizados en este tipo de productos tal como se aprecia en autos, siendo por tanto inconfundible; no encontrándose incurso en la prohibición de registro la cual está establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486".

Argumentos del recurso de apelación.

* PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presenta recurso de apelación en los siguientes términos:

* El órgano jurisdiccional no ha tenido en consideración, no sólo la calidad de notaria de la marca, sino también de marca renombrada o marca de alta reputación por lo que su protección es mayor a la que la legislación otorga a las marcas comunes.

* "(...) no es lo mismo determinar la existencia de confusión entre dos marcas comunes, que determinar la existencia de confusión entre una marca notoria y una marca común".

* El noveno considerando de la sentencia al señalar que no se justifica hacer un examen respecto al riesgo de confusión, aprovechamiento injusto del prestigio, y dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, con respecto del signo solicitado vulnera el derecho de tutela efectiva.

* No se ha tenido en consideración, asimismo, la protección que el INDECOPI a través de su jurisprudencia, ha establecido para los signos de su titularidad.

* Finalmente, reiteró los argumentos destinados a sustentar el riesgo de confusión y de asociación del signo solicitado con respecto de...