PROCESO 127-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 127-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, de los artículos 81 y 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio, de los artículos 83, literal c), 84, 105, 118, 119, 120, 121, 122 Y 128 de la misma normativa, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2006-0002. Actor: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: IDEAL 2 EN 1 (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de enero del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 17 de noviembre de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: SOCIEDAD PRODUCTOS FAMILIA S.A.

   Demandados: LA NACIÓN COLOMBIANA –SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: SOCIEDAD PAPELES NACIONALES S.A..

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., solicitó el 20 de octubre de 2000 el registro como marca del signo mixto IDEAL 2 EN 1, para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Al signo solicitado lo acompaña la expresión “PARA LA FAMILIA”. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, las sociedades KIMBERLY COLPAPEL S.A. y PRODUCTOS FAMILIA S.A., presentaron oposiciones al registro solicitado. La primera, argumentó que las expresiones IDEAL y 2 EN 1 son descriptivas y genéricas, respectivamente.

         La segunda, basó su oposición en las siguientes marcas:

         • Marca mixta FAMILIA 2 EN 1, registrada en Colombia para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el certificado No. 198389.

         • Marca mixta FAMILIAR, registrada en Colombia para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el certificado No. 78453.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 014519 de 30 de abril de 2001, resolvió declarar infundadas las oposiciones y conceder el registro solicitado. Sostuvo que la expresión “para la familia” es conceptualmente diferente de la palabra FAMILIA.

      4. La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 07076 de 28 de febrero de 2002, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder el recurso de apelación.

         f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industrial y Comercio, mediante Resolución 21156 de 29 de agosto de 2005, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto recurrido.

         g. La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., interpuso ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad contra los anteriores actos administrativos.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      El demandante motivó la demanda en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular en Colombia del registro de la marca FAMILIA, para distinguir todos los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Sostiene, que su marca FAMILIA es notoriamente conocida y, en consecuencia, se estaría generando aprovechamiento indebido y dilución de su fuerza distintiva.

      3. Aduce, que los signos en conflicto pueden generar riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista visual, conceptual y fonético.

      4. Agrega, que la palabra FAMILIA no es de uso común en la clase 16; por lo tanto, el razonamiento de la Superintendencia carece de todo sustento.

      5. Argumenta, que el signo solicitado además de reproducir la marca FAMILIA y el nombre comercial de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., reproduce el lema registrado FAMILIA LO MEJOR PARA MI FAMILIA.

      6. Alega, que el signo IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1, fue solicitado para consolidar un acto de desviación de la clientela y aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo de Productos Familia S.A. Por lo tanto, se debe aplicar la causal contenida en el artículo 137 de la Decisión 486.

   3. La contestación de la demanda.

      a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Argumenta, que el signo solicitado es distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles bajo ningún aspecto. La parte gráfica y la palabra IDEAL del signo solicitado le otorgan suficiente distintividad.

      • Manifiesta, que la palabra FAMILIA es de uso común para los productos de la clase 16.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      • Sostiene, que la marca solicitada es IDEAL 2 EN 1. La expresión PARA LA FAMILIA es explicativa de que los productos son para la familia. No es parte de la marca.

      • Manifiesta, que si bien el término 2 en 1 es descriptivo, la palabra IDEAL otorga distintividad al signo.

      • Argumenta, que el hecho de que se haya registrado la marca FAMILIA no quiere decir que nadie pueda utilizar dicha palabra de uso común.

      • Aduce, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista fonético, conceptual, gráfico y ortográfico.

      • Agrega, que la expresión IDEAL no es descriptiva, ya que no tiene una relación directa con los productos de la clase 16.

      • Arguye, que no afecta en nada que la marca FAMILIA sea notoriamente conocida, ya que los signos descriptivos pueden ser usados por cualquier persona.

      • Establece, que, de conformidad con el artículo 157 de la Decisión 486, un tercero puede utilizar en el mercado cualquier indicación cierta relativa al destino de los productos o sus características, siempre que se haga de buena fe, no sea a título de marca, sea con propósitos de identificación o de información, y no sea capaz de inducir al público consumidor a confusión.

      • El signo solicitado no se hizo con el ánimo de perpetrar actos de competencia desleal, ya que los signos en conflicto son completamente diferentes.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 81 y 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 134, 136, literales a) y h), y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   No obstante lo anterior, sólo se interpretarán los artículos 81 y 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro del signo IDEAL 2 EN 1.

   Igualmente, se interpretarán de oficio las siguientes normas: artículos 83, literal c), 84, 105, 118, 119, 120, 121, 122 y 128 de la misma normativa, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o...