PROCESO 093-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 093-IP-2009

Interpretación prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: ADT Services AG. Marca: “Diseño de una figura de un octágono color azul pantone 286” (mixta). Expediente Interno: Nº 816 – 2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 05 días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 677-2009, de 17 de junio de 2009, recibido en este Tribunal el 14 de julio de 2009, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 816 - 2008.

1. Las partes.

   Demandante: ADT Services AG.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú.

   Tercero interesado: Francisco Javier Cevallos Noratto.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   2.1 Antecedentes:

   El 27 de diciembre de 2001, ADT Services AG (Suiza) solicitó el registro del signo constituido por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286, para distinguir servicios de instalación, inspección, mantenimiento y de llamadas en caso de averías para el manejo de construcciones y para aparatos e instrumentos eléctricos de señalización, de control y de socorro y para sistemas de rociadores para protección contra el fuego de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Francisco Javier Zevallos Noratto (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando haber solicitado con anterioridad al inicio del presente procedimiento y bajo expediente Nº 136017, el registro de la marca LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en la misma Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, señala ser titular del nombre comercial constituido por el mismo emblema octogonal en color azul que distingue (desde julio de 2001) sus actividades comerciales relacionadas con los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de la Clase 37 antes referida.

   De otro lado, indica que es titular del mencionado LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en las Clases 09, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Precisa que, los signos en conflicto presentan la misma forma octogonal y que el octágono que forma parte de ambas marcas ¨además de estar orientadas en la misma pocisión¨ se halla representado con el mismo fondo azul e incluso, con idéntico borde constituido por una delgada línea blanca que contrasta con el fondo oscuro antes referido.

   Asimismo, el opositor indica que los servicios a ser distinguidos por el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los servicios y actividades relacionados con la instalación, mantenimiento y reparación, en general, distinguidos por su signo solicitado y su nombre comercial LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer, razón por la que comparten los mismos canales de distribución y comercialización y además el mismo grupo de potenciales clientes, lo cual incrementa el riesgo de asociación o de confusión indirecta entre los signos en conflicto.

   Sostiene además, haber sido el primero en introducir en el mercado las denominadas “placas disuasivas” que se lucen en todas las viviendas y locales que utilizan los servicios de seguridad y vigilancia BOXER. Agrega que, teniendo en cuenta que la forma característica o clásica de las placas y letreros es rectangular o cuadrada (en raros casos circular), resulta muy curioso que la solicitante ADT Services AG pretenda el registro de un logotipo octogonal con el mismo fondo y hasta con el mismo borde para identificar los mismos servicios distinguidos por sus logotipos registrados BOXER.

   El 10 de mayo de 2002, ADT Services AG presentó un escrito manifestando lo siguiente:

   - El opositor no tiene derechos marcarios firmes sobre el signo BOXER y logotipo octogonal en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que en sus dos solicitudes de registro en dicha clase, han formulado...