PROCESO 139-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 139-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 159 de la misma Decisión.

Marca: PROTOPIC (mixta).

Actor: sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD.

Proceso interno N° 2005-0282.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de febrero del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno N° 2005-0282;

El auto de 20 de enero de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Terceros interesados: sociedades JOHNSON & JOHNSON y FAMACÉUTICA CALOX COLOMBIANA S.A.

2. Hechos

   1. El 20 de marzo de 2003, la sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PROTOPIC (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 528 de 30 de mayo de 2003, al que no se presentaron oposiciones.

   3. Mediante Resolución N° 27388, de 29 de octubre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo PROTOPIC (mixto) solicitado, argumentando la confusión con la marca TOPPYC (mixta) registrada a favor de Johnson & Johnson en la Clase 5 y con la marca PROTONIC (nominativa) registrada a favor de Farmacéutica Calox Colombiana, también en la Clase 5.

      Contra dicha Resolución la sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución N° 51 de 12 de enero de 2005, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada.

   5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien, por Resolución N° 15674 de 30 de junio de 2005, resolvió confirmar la Resolución N° 27388. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD. interpuso demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD. en su escrito de demanda manifiesta que:

   1. Con la expedición de las Resoluciones impugnadas, se violó el artículo 134 de la Decisión 486 ya que el signo solicitado cumple con los requisitos exigidos para ser registrado como marca, “Pues el signo mixto ‘PROTOPIC’, se caracteriza por un diseño muy especial y caprichoso en la composición de sus letras, formando tanto la expresión como el diseño empleado un todo indivisible, que resulta novedoso y constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente (…)” razón por la cual la Superintendencia “sí concedió a favor de mi representada, los registros de las marcas ‘PROTOPY’ y ‘F PROTOPIC’, esta última EMPLEANDO EL MISMO TIPO DE LETRA ESPECIAL, NOVEDOSO Y CAPRICHOSO QUE COMPONE al signo ‘PROTOPIC’ (…)”.

   2. El signo solicitado tiene una composición morfológica semejante a la de sus marcas ya registradas por lo que dicho signo “es una modalidad de las marcas ya registradas y vigentes a favor de mi poderdante (…)”. Criterio sobre el cual se basa para afirmar que si sus registros anteriores coexisten con los registros de las sociedades opositoras, lo mismo sucedería con el registro solicitado.

   3. La Superintendencia al no haber obrado como en los casos anteriores de conceder el registro marcario para signos casi iguales crea “una inseguridad jurídica (…) pues se derivan diferentes decisiones en mismos casos, que aplican e interpretan la ley de manera totalmente diferente, cuando la aplicación e interpretación debe obedecer y observar parámetros uniformes para asegurar decisiones equitativas y mismos supuestos sean resueltos con mismas decisiones”.

   4. También se violó el artículo 136 literal a) de la misma Decisión 486 ya que realizando una comparación de los signos, sin fraccionarlos, desde los aspectos visual, fonético y conceptual, éstos son diferentes y no se confunden entre sí.

   5. Entre la sociedad demandante FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. y, uno de los terceros interesados, la sociedad JOHNSON & JOHNSON se ha celebrado un acuerdo de coexistencia marcaria.

   6. La Superintendencia al negar el registro del signo solicitado “no tuvo en cuenta la estructura de cada signo, las diferencias de pronunciación, la diferencia conceptual y el altísimo grado de diferencia gráfica, además de constituirse en modalidad de marcas previamente registradas a favor del mismo solicitante”.

   7. Respecto a la similitud de productos “La preparación dermatológica de los productos distinguidos por la marca ‘PROTOPIC’, encuentra como principio activo al ‘tacrolimus’ utilizado para el tratamiento de la dermatitis atópica del adulto y del niño (…). En contraposición a la marca ‘TOPPYC’, registrada para preparaciones contra los hongos de aplicación tópica, shampoos medicados contra la caspa, cuyo principio activo es la ‘permetrina’ (…)” y que la marca PROTONIC ya no está siendo utilizada en el comercio y su registro está, actualmente, en trámite de cancelación. Por lo que “las marcas enfrentadas distinguen medicamentos que satisfacen necesidades totalmente diferentes sin riesgo de confusión entre los consumidores”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Entre “(…) la marca ‘PROTOPIC’ (mixta), (solicitada) frente a las marcas anteriormente registradas ‘TOPPYC’ Y ‘PROTONIC’, clase 5, se presentan semejanzas del orden visual y auditivo, predominando en estas (sic) el elemento denominativo, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores que pensarían en un tipo de asociación de origen empresarial, encontrándose una plena identidad entre las marcas que conllevarían al consumidor a pensar que se trata de la misma marca en diferente presentación”.

   3. En consecuencia el signo solicitado “no cumple con la función esencial de la marca en razón a que no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados no siendo apto para distinguir productos en el mercado aún, en el evento en que el solicitante hubiera presentado ante la oficina nacional competente una limitación de los productos que pretende amparar, lo cual resultaría irrelevante frente a la falta de distintividad del signo solicitado (…)”.

   4. “En las marcas en debate en las cuales predomina el elemento denominativo, se tiene que la marca solicitada ‘PROTOPIC’ pretende distinguir preparaciones dermatológicas, productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, y las marcas previamente registradas ‘PROTONIC’ y ‘TOPPYC’ distingue (sic) todos los productos de la clase 5”, lo que significa que los signos en conflicto distinguen la misma clase de productos “lo que en el caso de coexistencia conllevaría a la posibilidad de inducir al público consumidor a error (…)”.

      La sociedad JOHNSON & JOHNSON tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando que:

   1. En otra oportunidad, cuando la sociedad demandante solicitó el registro del signo PROTOPIC (diseño) JOHNSON & JOHNSON presentó observación, razón por la cual la Superintendencia, en su momento, negó el registro de dicho signo.

   2. La Superintendencia no ha violado el artículo 134 de la Decisión 486 ya que “PROTOPIC, frente a TOPPYC no goza (…) de la distintividad necesaria para distinguir y diferenciar sus productos de aquellos protegidos por la marca TOPPYC de mi poderdante, evitando causar confusión en el público consumidor razón por la cual la Superintendencia (…) en obediencia a la ley, negó el registro solicitado por la actora”.

   3. “Al hacer el análisis de la marca registrada, frente a la expresión solicitada, se demuestra que son conjuntos plenamente confundibles (…). La similitud gráfica, unida a la gran similitud fonética puede generar confusión entre los consumidores de uno y otro producto (…)”.

   4. La Superintendencia, tampoco violó el artículo 136 literal a) por cuanto “con la expresión PROTOPIC, cuyo registro quiso obtener, la actora incurre en la causal de irregistrabilidad mencionada en dicho artículo por asemejarse a la marca TOPPYC...