PROCESO 138-IP-2009
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 138-IP-2009
Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “BYL” (Mixta). Actor: LABORATORIOS BYLY S.A. Proceso Interno: Nº 2005-0145.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 03 días del mes de febrero del año dos mil diez.
VISTOS:
El Oficio Nº 1967, de 29 de octubre de 2009, recibido en este Tribunal el 12 de noviembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2005-0145.
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Las Partes.
Demandante: LABORATORIOs BYLY S.A.
Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: Texquiplas Ltda.
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Determinación de los hechos relevantes:
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Hechos:
Mediante escrito de 21 de octubre de 2003, la sociedad Texquiplas Ltda., presentó solicitud de registro del signo BYL (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.
Publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 535, la sociedad Laboratorios Byly S.A. interpuso oposición contra la solicitud de registro mencionada en el párrafo anterior, en base a su marca BYLY registrada en las Clases 03 y 05.
El 27 de agosto de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la mencionada oposición mediante Resolución Nº 020861, y concedió el registro de la marca solicitada.
El 29 de octubre de 2004, a través de la Resolución Nº 27523 fue confirmada, en reposición, la decisión anterior.
En apelación, el 31 de enero de 2005, a través de la Resolución Nº 01612, fue confirmada la Resolución Nº 020861.
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Fundamentos de la Demanda:
Laboratorios Byly S.A., fundamenta su demanda en los siguientes términos:
El signo solicitado BYL (mixto) es casi idéntico a la marca registrada BYLY, además de una copia y reproducción, con lo cual crearía, con seguridad, un riesgo de confusión entre el público consumidor.
Ambos signos confrontados son casi exactos e inducirían al público consumidor a confusión, situación que encaja dentro de la norma de irregistrabilidad tipificada en el artículo 136 de la Decisión 486.
El signo solicitado BYL reproduce en su totalidad y en el mismo orden la marca registrada BYLY.
Los signos confrontados evocan una misma idea para los consumidores, ya que carecen de contenido semántico dentro del idioma español y, por lo tanto, son expresiones de fantasía que no están provistos de traducción.
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Contestaciones a la demanda:
La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, precisó lo siguiente:
Si bien los signos confrontados BYL y BYLY presentan similitud al compartir las letras B, Y, L; tal similitud no es suficiente para determinar un riesgo de confusión o asociación.
La marca registrada BYLY se percibe como una sola unidad que se pronuncia “bily”, marcadamente diferente a “Be y Ele” del signo solicitado BYL.
Las diferencias visuales, fonéticas y sobre todo conceptuales de los signos enfrentados, empalidecen la similitud de sus letras y, por lo tanto, el público consumidor podrá recordar y distinguir con facilidad los signos con significados propios disímiles, sin verse inducido a error en cuanto a sus productos o a su origen empresarial.
El signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad comprendida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486.
El tercero interesado Texquiplas Ltda. no contestó la demanda.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 20 de enero de 2010.
Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:
DECISIÓN 486
(…)
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.
(…)
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En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
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CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.
La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.
La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. De igual manera, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. (Proceso 010-IP-2008, marca: “TEC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1619, de mayo 16 de 2008).
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.
Los elementos constitutivos de una marca:
El requisito de perceptibilidad, expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.
La susceptibilidad de...
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