PROCESO 123-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 123-IP-2009

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de los artículos 134 y 135 literal e) de la misma Decisión.

Actor: AVVENIRE LTDA.

Marca: “BARI” (mixta).

Expediente Interno N° 2004-0268.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecisiete (17) de noviembre de 2009.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad AVVENIRE LTDA.

   La parte demandada la constituye: La Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es: la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad AVVENIRE LTDA. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - No. 016964, de 25 de junio de 2003, a través de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A. y, en consecuencia, negar el registro del signo “BARI”, solicitado por la sociedad AVVENIRE LTDA.

   - No. 00634, de 27 de enero de 2004, a través de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar la resolución anterior.

   - No. 3883, de 26 de febrero de 2004, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió confirmar la decisión contenida en la resolución No. 016964.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El día 12 de diciembre de 2002, la sociedad AVVENIRE LTDA. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo mixto “BARI” para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY LTDA. presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo “BARI”, argumentando que es propietaria de la marca “BARY” para proteger productos de la clase internacional No. 30.

      - El 25 de junio de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 016964, a través de la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negar el registro del signo “BARI”, a favor de la sociedad AVVENIRE LTDA.

      - Dentro del término legal, la sociedad AVVENIRE LTDA. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la resolución antes mencionada.

      - El 27 de enero de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 00634, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución No. 016964 en todas sus partes.

      - El 26 de febrero de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 3883, resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la invocada resolución en todas sus partes.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad AVVENIRE LTDA. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “En dicha Resolución, se hizo mención al significado de la palabra BARI, acorde con el Diccionario de la Real Academia Española, desconociendo que por ser el nombre de una ciudad de Italia, un nombre propio, no tenía por qué estar recogida en el DRAE. Ateniéndose al significado de la palabra BARI que trae el DRAE, relacionado con el nombre de una tribu indígena de Venezuela, la Superintendencia de Industria y Comercio llega a la incorrecta conclusión que el elemento conceptual de la palabra BARI no es suficiente para otorgarle distintividad propia.

      BARI, que es el nombre de una ciudad italiana, cuando se utiliza para identificar servicios de la Clase 43, genera en la mente del consumidor una idea muy específica y concreta. En efecto, la denominación BARI es utilizada como signo distintivo de un restaurante de comida italiana de la ciudad de Bogotá (…)”.

      - “(…) no puede afirmarse que entre todos los productos y servicios de clases diferentes (sean las que fueran) existe necesariamente un riesgo de confusión, porque ni siquiera es posible afirmar o asegurar de manera absoluta que entre todos los productos o servicios de una misma clase, exista un necesario riesgo de confusión o asociación”.

      - “El canal de comercialización de un producto alimenticio es diferente al de un servicio de restauración (alimentación). Los productos alimenticios identificados bajo marcas no son adquiridos normalmente en restaurantes. Son adquiridos normalmente en supermercados o almacenes, exhibidos y empacados bajo un signo distintivo a través del cual el consumidor puede orientar su decisión de compra”.

      - “La existencia de este signo distintivo nunca ha sido controvertida por los titulares de la marca BARY (Clase 30), a pesar de la aparente confundibilidad que la Superintendencia de Industria y Comercio encontró entre uno y otro (…)”. (…) la coexistencia pacífica en el pasado entre dos signos constituye la mejor prueba de su inconfundibilidad”.

      - “(…) pueden ejemplificarse situaciones análogas de marcas registradas por parte de diferentes empresarios en Colombia para clases relacionadas, en donde la propia Superintendencia de Industria y Comercio no ha encontrado tal confundibilidad (…)”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal:

      - “Aplicando todos los criterios expuestos a las marcas en conflicto, se tiene que la solicitada a registro “BARI” es mixta y la registrada “BARY” es denominativa, llegando a la conclusión de que en el presente caso evidentemente predomina el elemento denominativo de las expresiones verbales, “BARI” y “BARY”, y fue sobre los elementos nominativos en que mi representada basó el estudio de registrabilidad, concluyendo la existencia de confundibilidad de los precitados signos, ya que el elemento gráfico del signo “BARI” no le da la distintividad necesaria para ser registrado como marca”.

      - “(…) es latente la posibilidad de confusión en el público consumidor impidiendo cualquier posibilidad de una coexistencia pacífica entre marcas evidentemente similares y mucho más cuando protegen productos comprendidos dentro de la misma clase internacional”.

      - “(…) los servicios que pretende distinguir la marca solicitada “BARI” (Mixta), como los productos de la marca registrada “BARY” (Nominativa), tienen las mismas finalidades y destinación como el ser para el uso humano, que aunados a la similitud de las (sic) signos, generan confusión, auditiva, visual y ortográfica, que inducen a error al consumidor”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A., considerada como tercero Interesado, al dar contestación a la demanda, presenta, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la grafía de signos difiere únicamente en una letra. Sin embargo, su fonética es idéntica por cuanto en nuestro idioma el sonido de la ‘Y’ corresponde exactamente al sonido de la ‘I’”.

      - “(…) la sociedad AVVENIRE, solicitó el registro de la marca BARI, para identificar servicios de restaurante, los cuales a pesar de la confusa explicación dada por el demandante en el primer cargo, de manera evidente presentan relación de conexidad con los productos alimenticios ubicados en las clases 29 y 30 de la clasificación internacional de marcas”.

      - “(…) en cuanto a la supuesta coexistencia de los signos, en primer lugar vale aclarar que ésta no se ha presentado de forma pacífica, se ha presentado en virtud de la violación de la sociedad AVVENIRE de los derechos previamente adquiridos por la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY (…)”

      - “(…) mal puede hablarse de coexistencia pacífica de los signos que es el requisito principal para que se pueda aceptar la coexistencia registral (…)”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 17 de noviembre de 2009.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se considera procedente la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado...