PROCESO 110-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 110-IP-2009

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5, 17, 21, 22, 23, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PFIZER INC.

Patente: “Complejos de Inclusión de Sales de Arilpiperazinil-Alquileno-C2 o C4 Heterociclo Formados con Ciclodextrinas, y Sales Esilato, Mesilato y Tartrato de Ziprasidona”.

Expediente Interno Nº 2002-00231.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 21 de septiembre de 2009, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 21 de octubre de 2009.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad PFIZER INC.

   La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

2. Actos demandados

   La sociedad PFIZER INC. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - No. 27414 de 27 de agosto de 2001, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se negaron todas las reivindicaciones dentro de la solicitud de patente tramitada en el expediente No. 97022511.

   - No. 41455 de 11 de diciembre de 2001, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto y se confirmó la Resolución No. 27414.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 28 de abril de 1997, la sociedad PFIZER INC. presentó solicitud para la concesión de la patente de invención cuyo capítulo reivindicatorio reclamaba 40 reivindicaciones, complejos de inclusión de sales de arilpiperazinil-alquileno-C2 o C4 heterociclo formados con ciclodextrinas, y sales esilato, mesilato y tartrato de ziprasidona.

      - El 9 de julio de 2001, PFIZER INC. presentó argumentos y aclaraciones con respecto al examen de fondo.

      - El 27 de agosto de 2001, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 27414 mediante la cual negó todas las reivindicaciones dentro de la solicitud de patente tramitada en el expediente No. 97022511.

      - PFIZER INC. interpuso recurso de reposición, momento en el cual se modificó el capítulo reivindicatorio de manera que se limitó la invención a complejos de inclusión de sales de ziprasidona formados con ciclodextrinas, y sales esilato, mesilato y tartrato de ziprasidona.

      - El 11 de diciembre de 2001, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 41455, mediante la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución No. 27414.

   2. Escrito de demanda

      La sociedad PFIZER INC. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “El concepto inventivo único de la presente invención, el cual se relaciona con formas de sales de ziprasidona que presentan una solubilidad superior para promover la biodisponibilidad, incorpora dos objetos, los cuales se hayan definidos por grupos de reivindicaciones, las Reivindicaciones 1 a 36 y las Reivindicaciones 37 a 40. Las Reivindicaciones 1 a 36 pretenden proteger composiciones de una sal de ziprasidona farmacéuticamente aceptable y una ciclodextrina, de tal manera que forman un complejo de inclusión que presenta una solubilidad mucho mayor a aquella demostrada por la base libre de ziprasidona. Las Reivindicaciones 37 a 40, pretenden proteger específicamente las sales esilato, mesilato, y tartrato de ziprasidona, las cuales presentan una solubilidad en agua muy superior a la demostrada por la base libre de ziprasidona”.

      - “El hecho que las ciclodextrinas sean un grupo de compuestos que comúnmente se utilicen para la formación de complejos convierte a las ciclodextrinas en una herramienta de uso común para la formación de complejos, pero no necesariamente le quita nivel inventivo a un complejo de un compuesto particular, desarrollado a partir de la utilización de dicha herramienta”.

      - “En relación con el requisito de nivel inventivo de las Reivindicaciones 37 a 40, (…) es claro que dichas reivindicaciones, que reclaman las sales esilato, mesilato y tartrato de ziprasidona, las cuales presentan una solubilidad en agua muy superior a la demostrada por la base libre de la ziprasidona, no se derivan evidentemente del estado de la técnica”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) luego de un análisis detallado el cual es el resultado de una comparación exhaustiva entre las anterioridades encontradas y la solicitud de patente en análisis, esta Superintendencia concluyó que no se concedería el privilegio de patente a la solicitud, por carecer de nivel inventivo. De esta forma, el examinador técnico de patentes encontró unos documentos relacionados con el campo técnico al cual pertenece el invento, los cuales después de un análisis detallado desvirtuaban el nivel inventivo (…)”.

      - “(…) esta entidad estudió de fondo la presente solicitud encontrando dos anterioridades que de forma detallada y suficiente afectan el nivel inventivo de la invención en discusión”.

      - “(…) una persona normalmente conocedora de la materia sabe que para formar un complejo de inclusión se utilizan ciclodextrinas como primera instancia, y si no funciona se busca otro compuesto que también cumpla con dicha función”.

      - “(…) en la Remington se muestran nociones generales de química farmacéutica, y una de ellas es el empleo de ciclodextrinas. Lo anterior significa que es tan conocido el empleo de ciclodextrinas para formar complejos con los fármacos que se encuentra en los libros de texto y consulta elemental para estudiantes de química farmacéutica como lo es el libro de Remington. Por lo anterior se reitera que la composición de la presente solicitud resulta obvia para una persona versada en química farmacéutica, razón por la cual esta composición carece de nivel inventivo”.

      - “(…) las ciclodextrinas son de uso común en el campo farmacéutico (…) tales compuestos se emplean en primera instancia para preparar complejos de inclusión con fármacos, por lo cual el hecho de preparar una composición de mesilato de ziprasidona con ciclodextrina no significa que tiene nivel inventivo y que no resulte obvio para una persona versada en la materia”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 21 de octubre de 2009.

2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos invocados por la parte actora como violados, a saber, 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Sin embargo, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente: “Complejos de Inclusión de Sales de Arilpiperazinil-Alquileno-C2 o C4 Heterociclo Formados con Ciclodextrinas, y Sales Esilato, Mesilato y Tartrato de Ziprasidona”, fue presentada el 28 de abril de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, los artículos 1, 2, 4, 5, 17, 21, 22, 23, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, no interpretar los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 solicitados por la consultante por no ser pertinentes al presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

CAPÍTULO I

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

SECCIÓN I

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de...