PROCESO 132-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 132-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 154, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “BUSSIÉ” (denominativa). Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Expediente Interno Nº 2003-00343.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

El Oficio Nº 1080, de 16 de junio de 2009, recibido el 29 de septiembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 154, 165, 166, 167 y 187 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2003-00343.

1. Las partes.

   Demandante: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.

   Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos:

   El 11 de diciembre de 1991, LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó solicitud de registro del signo “BUSSIÉ” (denominativo) para distinguir productos de la Clase 03.

   Mediante Resolución Nº 53129, de 30 de diciembre de 1994, se otorgó el registro del signo “BUSSIÉ” para distinguir productos de la Clase 03, según certificado de registro 170241, vigente hasta el 30 de diciembre de 2004.

   El 13 de septiembre de 2002, REDMOND PRODUCTS, INC. presentó solicitud de cancelación del registro marcario por falta de uso.

   El 31 de enero de 2003, el Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 2405, canceló por falta de uso el signo “BUSSIÉ”, argumentando que LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. no aportó pruebas conducentes a demostrar el uso efectivo de la marca en la Clase 03.

   LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó recurso de apelación contra la Resolución Nº 2405, que fue resuelta mediante Resolución 06676, de 14 de marzo de 2003, que la confirmó en todos sus extremos.

3. Fundamentos de la demanda

   LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. fundamenta la demanda en los siguientes términos:

   • La Superintendencia omitió el estudio y valoración de las pruebas tendientes a demostrar que la marca “BUSSIÉ” era utilizada para comercializar productos comprendidos en la Clase 03 y no exclusivamente productos comprendidos en la Clase 05, como lo afirma la entidad demandada.

   • Se violó el artículo 165 de la Decisión 486, ya que la cancelación por falta de uso procede sólo en caso de no haber sido usada durante 3 años consecutivos.

4. Contestación de la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta que LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. aportó pruebas que no eran conducentes para afirmar que la marca es utilizada para distinguir productos de la Clase 03.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación de los artículos 154, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, no procede la interpretación del artículo 187 del mismo cuerpo normativo, por no ser pertinente para el presente caso.

   El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

   (…)

   Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

   No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

   Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

   El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la...